产品专利与方法专利的选择之我见

作者：王丹 专利代理师

产品专利与方法专利作为发明专利的两个组成部分而成为专利制度的核心。一般来说，产品专利有关于产品的专利，对应保护产品的组成、结构；方法专利是有关于方法的技术方案，对应保护的是一个或一系列步骤构成的一个完整的过程。产品专利和方法专利两者存在着某些相似和交叉，同时又有本质的区别。笔者在实务中发现许多客户在申请专利时，不知应该选择申请产品专利还是方法专利，特别是当产品中包含需要特定方法制成或以特定方法工作的结构时，将更加难以抉择。本文通过从三个不同的角度来分析产品专利和方法专利，并结合所要保护的对象特征，以探讨产品专利与方法专利的优势选择。

一、从法律效力角度看产品专利与方法专利的选择

产品专利是以产品为中心的保护模式。产品专利的法律效力能够控制所有与专利产品相同的产品。即在《专利法》有效的领域内，凡是与专利产品相同的产品都要受到《专利法》的规范，而不管这种产品是采用什么方式方法产生的。产品专利所呈现的是一种绝对性的保护。

方法专利是以方法为主兼顾产品的保护模式。它能够同时包括对方法和产品的保护，此处的“方法”可以是制造方法、作业方法和使用方法等类型。对产品的保护仅涉及对制造方法直接产生的产品的保护。

虽然产品专利和方法专利都能够保护产品，但是方法专利对产品的保护从保护的原理、方式和范围上都与产品专利对产品的保护不同。对专利方法获得的直接产品的保护依赖于对该专利方法的保护。

因此当产品的结构本身具有新颖性/创造性时，产品专利能够对产品产生更为绝对的保护。当产品的结构为现有结构，而生产该产品的方法或使用该产品的方法具有新颖性/创造性时，可以申请方法专利，以获得对上述方法的保护，以及获得由该方法直接获得的产品的保护。当产品的结构本身与生产该产品的方法、使用该产品的方法均具有新颖性/创造性时，可以同时申请产品权利以及方法专利。

二、从产品特性的角度看产品专利与方法专利的选择

在实务中常常出现产品中包含需要特定方法制成或以特定方法工作的结构，而所述特定方法对产品具有贡献，则可以采用申请产品专利以对产品进行保护，在产品的权利要求中写入方法特征，以区别于现有技术。此种方法特征的类型有多种，例如电学领域的控制方法的特征，机械或者化学领域的加工工艺的特征，或者用途限定的特征等等。

《审查指南》规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助方法特征表征。可见，审查指南为产品权利要求中包含方法特征提供了支持。用方法限定的产品独立权利要求通常有两种撰写方式：

第一种是单独的产品权利要求，其保护的主题是一种产品而不是一种方法，但是其中至少一部分技术特征是方法步骤，而不是产品的结构、组成或特性。第二种是并列的独立权利要求，第一个独立权利要求是方法权利要求，第二个独立权利要求是产品权利要求，该产品权利要求引用第一个独立权利要求。

然而，需要注意的是，并非包含在产品权利要求中的任何方法特征都能够对产品权利要求起到限定作用。《审查指南》同样规定了，包含方法特征的产品权利要求请求保护的主题仍然是产品，方法特征的实际限定作用取决于其对请求保护的产品本身带来何种影响。

因此，在审查以及后期的侵权判断中，是否考虑方法特征在于该方法特征是否对请求保护的产品带来了影响。在此，不可将“影响”局限于对产品结构上的影响，“影响”还可以是对产品的精度、效果、功能等产生的性能上的影响。

例如，某一申请的权利要求1要求保护一种电饭煲，电饭煲包括锅体、电加热器元件、温度感测单元、压力检测元件和控制器等部件，并限定了所述控制器的控制方法，控制器控制电加热器元件分为多个加热档位对锅体进行加热，每个加热档位的加热功率和加热时间不同。若该申请权利要求中1的结构特征被对比文件公开，但其控制器的控制方法与对比文件所记载的内容不同。由于控制器的控制方法对加热效果产生了影响，因此本申请权利要求1的控制方法具有限定作用，在审查过程以及后续的诉讼程序中将考虑方法特征的限定作用。

可见，当产品的硬件结构没有发生改变，但所述控制方法应用在该产品的某一部件的工作方式中，或工艺方法应用在制作该产品的某一部件上，则已经对该产品产生了实际影响，对技术方案具有限定作用。

三、从举证角度看产品专利与方法专利的选择

《专利法》第六十一条第一款是关于举证责任倒置的规定，即“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”即法律将原本应由作为原告的专利权人承担的举证责任转由被控侵权的被告承担。在此，新产品是指在国内外第一次生产出的产品，在该产品与专利申请人之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能上有明显区别。

可见，举证责任倒置只适用于新产品制造方法专利权，而不适用产品专利权。而当一个产品是新产品时，采用方法独立权利要求与采用方法限定的独立产品权利要求，所获得的专利权保护力度并没有什么区别。但是在诉讼程序上，采用方法独立权利要求由于可以适用于举证责任倒置的原则，而能够转移举证责任，从而更加有利于专利权人。

然而，举证责任倒置制度的主张并非没有限制，其需要满足两个条件：首先要满足涉案专利方法为“新产品”制造方法；其次，被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品属于同样产品。需要提醒的是，是否属于“新产品”，以及被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品是否属于同样产品需要由专利权人进行举证证明。

因此，无论产品专利或方法专利，在诉讼阶段都无法避免举证责任。因此在申请阶段，申请人可以通过考量依据专利方法直接获得的产品进行“新产品”举证的难易度，以作为选择申请类型的参考。

综上所述，产品专利与方法专利均是方案保护的一种手段，两者本身并无优劣之分。本文基于对产品专利与方法专利在法律效力方面的区别，并结合对产品自身的特性，以及在诉讼的举证角度以总结出产品专利与方法专利各自的优势，以期读者在面对申请方案的选择时，能够有所帮助。