浅谈美国专利申请中的缩限通知书

作者：阚梓瑄  合伙人、资深专利代理师

缩限通知书(Restriction Requirement)是美国专利实务中较具特色的一种通知书，与中国的分案通知书有些许相似，例如都要求申请人在多个发明中作出选择；然而二者又有诸多不同，例如，符合单一性的多个发明，在中国由于可以在一件申请中提出，因而不会收到分案通知书，但是如果是美国申请，却仍然可能收到缩限通知书。不太熟悉美国专利实务的代理师对此困惑不解，今天我们就以案说法，来聊一聊美国的缩限通知书吧。

一、缩限通知书的类型

1. 针对多个独立权利要求

【例1】美国发明专利申请US 15/291,155，权利要求书中包含了两项发明：堆叠结构及其制造方法，该案在审查过程中，收到了审查员根据美国专利法第 121 条签发的缩限通知书。

该缩限通知书认为，本申请的权利要求 1-11要求保护的是堆叠结构；而权利要求12-20要求保护的是堆叠结构的制造方法，由于下列原因：

1) 所涉及的制造方法可以用来制造除了权利要求1-11之外的其它产品；

2) 所涉及的产品(堆叠结构)可以利用不同于权利要求12-20的其他方法来制造。

申请人需要在权利要求 1-11 (堆叠结构)与权利要求12-20(堆叠结构的制造方法)之间选择其中一组权利要求作为后续的审查基础。

由上述缩限通知书的内容来看，产品与该产品的制造方法，二者能在同一件申请中提出而不被要求选择的条件，类似于充分必要条件，即该产品只能用该方法制作，不能由其他方法制造；该方法只能用来制造该产品，而不能用来制造其他产品。能满足这种严苛要求的专利申请中并不多见。

2. 针对多个从属权利要求

从属权利要求是用附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。在中国的审查实践中，在共同引用的权利要求屹立不倒的情况下，各从属权利要求是不会存在单一性问题的，即不会被签发分案通知书。然而对于美国专利实践，会发生什么情况，我们来看看例2吧。

【例2】美国发明专利申请 US14/896,720，权利要求书中包含一项独立权利要求(一种能分散应力的髂前上棘及髂嵴固定连接装置)和12项从属权利要求。该案在审查过程中，收到了审查员根据美国专利法第 121 条签发的缩限通知书。

该缩限通知书认为，本申请的权利要求包含3组，分别对应于3个不同的附图：图1、图3和图5。这3组权利要求由于描述了相互排斥的技术特征而是相互独立的或者是不同的，存在检索或者审查负担，因此，要求申请人从中选择一组作为后续审查基础。

我们来看一下作为引用基础的权利要求1、对应于图1的权利要求2、对应于图3的权利要求10和对应于图5权利要求13：

1．一种能分散应力的髂前上棘及髂嵴固定连接装置，其特征在于：它包括两个相对布置的侧夹板，所述两个侧夹板的上端相连接，所述两个侧夹板的内壁上端与髂前上棘及髂嵴的上端面的形状相吻合，所述两个侧夹板的内壁表面之间形成的空腔与髂前上棘及髂嵴的外形相适型，在至少一个侧夹板的上部设有向斜下方延伸的固定孔，所述固定孔的直径与一克氏针的直径相匹配，在任意一个侧夹板的上部设有与牵拉装置连接的结构。

2．根据权利要求1所述的能分散应力的髂前上棘及髂嵴固定连接装置，其特征在于：所述两个侧夹板的上部分别设有向上伸出的平板，两个平板的下端由转轴相连接，转轴上方的两个平板内侧面之间设有支撑弹簧。

10．根据权利要求1所述的能分散应力的髂前上棘及髂嵴固定连接装置，其特征在于：所述两个侧夹板的上端由顶板相连接为一体，顶板的前端和后端分别连接有前夹板和后夹板，所述前夹板和后夹板的前端部向内侧弯曲呈弧形，所述前夹板和后夹板的下边缘设有一排锯齿，所述顶板的上表面设有与牵拉装置连接的结构。

13．根据权利要求10所述的能分散应力的髂前上棘及髂嵴固定连接装置，其特征在于：所述顶板的上表面与牵拉装置连接的结构为连接杆，连接杆的下端与顶板的上表面相连接，所述连接杆的上端为圆球，所述连接杆上端的圆球能与一股骨骨折牵拉器的复位杆前端的球窝状装置相匹配。

简化来说，权利要求2主要是在权利要求1的基础上增加了“平板”；权利要求10主要是在权利要求1的基础上增加了“前、后夹板”；权利要求13主要是在权利要求10的基础上增加了“连接杆”。这3个从属权利要求的共同特点是：分别在引用的权利要求的基础上增加了新的技术特征，那么是否可以得出这样一个结论：如果各从属权利要求中的附加技术特征均是“增加”的(而不是对引用权利要求中的技术特征的进一步限定)，是否更容易遭遇缩限通知书？

笔者认为，从检索和审查负担角度来看，确实有加重负担的嫌疑，想想看，审查员审查完上部的“平板”；接着又来了“前、后夹板”；然后又来个“连接杆”，累！好累！好累好累！

以上列举出两种常见的缩限通知书类型，偶尔可见其他类型，由于不普遍，这里不再列举。有一点需要说明，权利要求书如上述所说的两种情况的，并非一定会遭遇缩限通知书，取决于审查员先生感觉负担重不重、审限紧不紧……。

二、缩限通知书的答辩策略

作业职业专利代理师，收到审查意见通知书的本能反应是什么？争辩！反驳！！审查员的观点统统不对！！！

但可是，可但是，不要用到缩限通知书上！既然通知书要求选择，那就选吧，选择一组与实际产品最接近的或者最急需保护的权利要求，无需任何争辩！怎么，感觉失职而心难安，感觉十八般武艺派不上用场而不爽？那如果精彩争辩的后果是埋了雷呢？试想争辩理由无非是未选的与已选的之间差异小，属于同一发明构思，无需过多检索即可，等等。基于美国“禁止反悔”原则，这些都会对未选的权利要求造成致命打击！现在可以安下那颗躁动的心吗？此外，也不必对未被选择的权利要求感到惋惜而肉痛，因为那些未被选择的不会就此死去，它们只是暂时静默，日后仍会大有作为：在已选权利要求获得授权时，可以将未被选择的重新加入，从而一并获得授权，上述例2便是成功范例；或者可以将未选的权利要求提出分案申请或者提出继续申请，等等。

至此，可爱的代理师们，是否可以心安理得地，不那么用力地作一个简易的答辩呢？嗯，初尝缩限通知书，是一场心理战！