发布时间: 2020-02-28
作者：宋洋 专利代理师
目前，中国企业在众多海外国家的专利申请业务方兴未艾。但正如大家所知，海外各国在专利申请实务方面既有相通之处，又多有区别。就目前笔者处理较多的外观设计海外申请来说，深感在工作中仍然需要强化因国制宜的处理方式，尤其对于拥有巨大市场潜力的国家的专利申请和审查实践中的特异性，始终是值得关注和研究的课题。
两年前，曾有客户提出如下质询：1、外观设计海外申请能否避免内容类似的审查意见的产生；2、鉴于美国等海外国家专利申请OA答复成本较高，能否在新申请阶段减少可能导致OA的问题。客户提出的，其实也是我们一直在思考的问题：在外观设计海外申请递交阶段，提供一份怎样的申请文件，使其既符合客户专利保护策略，又可以实现专利申请的最佳成本效益。为了渐进地实现这一目的，除了进一步了解海外各国的专利申请实务，通过学习各国专利法规以及向外所代理人咨询具体事务之外，笔者认为，还可以通过对海外各国申请的递交文件及官方审查意见的研读并结合相关实践，让所获信息更为完备和系统化。
本文仅以美国、印度两国为例来就此作一初步探讨（因篇幅所限）。探讨主要围绕如下三个方面进行：（1）各国外观设计申请递交文本包含的内容。（2）各国申请阶段需要重点关注的特别之处。（3）外观设计海外申请审查意见给予的启示。
一、美国申请
美国递交版外观设计申请文件包括如下内容：
1、文字说明部分，包括序言、物品描述（可选）、视图说明和Claims。
2、视图部分。这些内容包含在一个PDF文件内，与美国发明申请文件版式大致相同。笔者的理解是，美国专利申请和审查中，是将外观设计申请与发明申请一视同仁，两者不仅文件格式兼容，而且都要经过专利性（特别是创造性）实质审查。这种情况下，美国外观设计申请的视图可被理解为具有类似于发明申请的实施例、附图和权利要求的三重性质。
下面将结合美国申请的审查意见通知书（简称“OA”）中反映的问题通过几个案例进行探讨。
-案例1-
在OA中，美国审查员指出：外观设计产品视图线条质量较差且粗细不均、底面凹凸部分细节不能准确示出、视图缺乏立体感、视图中存在类似商标的图案。
此案例涉及的产品线条非常密，因此线条也较细，导致局部部分线条紧靠而呈现一片黑的视觉感觉。
针对这些问题，在OA答复中提交了重新制作的PDF图片，其中删减了视图中不必要的密集轮廓线，并通过加入等高线和过渡线以增强视图立体感，并在视图及文字说明部分将产品底部凹入部分作放弃保护的处理（disclaim）。此外，对视图中的商标图案做出说明，指出其所有权归属申请人。
以上处理顺利地克服了OA中指出的缺陷，但是对本案例笔者还有如下思考：
（1）美国申请的审查中，对产品细节形状表达的一致性和清晰性有严格要求，例如底面或侧面的凹凸形状，如果缺乏合适角度的立体图进行清晰表达，则需要加入阴影线或过渡线等辅助表达立体感的线条，或者用渲染图替换，或者在文字和视图中将这些部位做disclaim处理（其方式是将相关线条变为虚线、或者将相关区域刷涂一特定颜色，并声明相关部分不予保护）。
（2）如果产品设计图线条过于密集，则制成的外观设计视图往往清晰度难以提高，过于微小以及过多的产品细节有时反而不利于产品的合理保护。这种情况下，可以在确保产品实质性设计特征表达清楚的前提下，删除不必要的密集线条，并在必要情况下，考虑对一些过于细节化的部位作disclaim处理。
（3）视图中如果绘有（曲面）过渡线，必须检查过渡线在各视图中的对应性。
以上案例仅涉及美国外观设计申请中的形式问题。而涉及外观设计的新颖性或创造性的问题，在美国申请递交阶段也并非没有机会做出相应预备或应对的预案。下面将介绍另一个涉及新创性的案例。
-案例2-
在该OA中，美国审查员引用了在申请人并不知情的情况下、由他人做出的网络公开。
在答复此OA时，外所建议的是尽可能完备地提供声明文件和证据；而申请人在对比了网络公开的设计与本申请之后，认为两者为同一系列的不同产品，并向审查员指出两者的细节区别。
此OA最后以这种双管齐下的方式答复成功。
对于本案例，笔者有如下思考：在向美国或其他可能进行网络检索的国家提交外观设计申请之前，可以通过适当的网上检索来掌握本产品和同系列产品公开情况。如此，一可做到有备无患，二可适时调整申请策略。
二、印度申请
印度外观专利申请实践有其特殊性，与我国及美国申请实践都有显著区别。
首先，印度外观设计申请文本中需要包含外观设计产品名称、产品视图和视图名称，三维立体产品需要包含六视图和立体图，但不能包含其他状态下的视图及参考图。
其次，产品名称要尽可能体现或充分表达产品性质和用途的信息，否则审查员将以无法理解产品性质为由，要求提供进一步说明。
此外，印度外观设计申请文本中，需包含新颖性声明（Novelty Statement），意在指明产品的哪些方面包含新颖性设计。此项内容类似于中国外观设计申请中的“设计要点描述”。通常情况下，在该声明中将产品新颖性设计描述为“shape and configuration of article”可以适用于大部分案件的要求。
如果中国在先申请图片中包含LOGO、商标、文字符号等，一般情况下需要在印度申请中disclaim，但在申请阶段一般不会直接删除这些元素，印度专利申请在优先权方面审查比较严苛，假如要求中国优先权的外观设计图片在印度申请中被改动，有可能导致丧失优先权。
另外，需要重点注意的是：印度外观设计申请既不允许分案、亦不允许多个设计合案申请。如果在先中国申请包括多个相似设计或组件设计等，在递交印度申请之前就需要确定一种最符合专利保护策略的递交方案，以避免在递交申请后难以再做取舍而可能造成损失。
如何在代理工作中减少不必要的程序并提高成本效益，是一项值得长期探讨和改进的事务。本篇仅以美国和印度为例，简单地说明外观设计海外申请相比于发明/实用新型而言还是颇具个性化的，如何在获得有效保护，缩短审查周期以及降低申请人负担等方面获得一个合理而可靠的平衡，还有待实践和研究。最后，文中难免谬误之处，还请各位读者不吝指正，非常感谢！
