发布时间: 2019-10-22
作者：常雨轩 专利代理师、律师
在目前的专利申请实践中，尤其是化学领域的专利申请，比较常见的一种申请方式是先提交在先专利申请作为优先权文件，并在12个月后的正式申请中在补充相应的实验数据来完善专利申请，同时要求在先申请的优先权。那么，这种申请策略就带来一个问题，即在后申请能否享有优先权？
根据专利法第二十九条规定，在后申请能够享有优先权需满足的条件之一是“在后申请和在先申请为相同主题”。审查指南规定，专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。
在化学领域中，以化合物专利为例，人们往往认为只要该化合物记载于在先申请中，那么在后申请基本上就能够享有该化合物专利的优先权。对此，笔者认为，如果该化合物专利没有记载相应的技术效果并达到充分公开的程度，在后申请能否享有优先权仍然是存在疑问的。
从一个实例分析，例如，在先申请记载了化合物X具有Y用途，未记载足以证明化合物X可以用于该用途的实验数据，本领域技术人员也无法根据现有技术预测该用途，在后申请要求保护化合物X的Y用途，并在说明书中补充了证明该用途的实验数据。在这种情况下，由于在先申请没有充分公开证明化合物X具有Y用途的实验数据，本领域技术人员基于在先申请无法得出化合物X具有Y用途这一技术效果，因此，在先申请与在后申请中记载的技术效果并不相同。那么这种情况下，在后申请很有可能无法享有在先申请的优先权，即便是其文字性地记载了“化合物X的Y用途”。（参见专利复审委员会2014年李亚林等的课题报告“优先权成立的判定标准和举证责任分配”）。
再例如，在先申请记载了化合物X，并给出了一种技术效果Y。在后申请补充了化合物X的技术效果Z。如果在后申请需要从技术效果Z争辩化合物X具备创造性时，由于技术效果Z并没有记载在在先申请中，此时，同样不满足审查指南对于技术效果相同的规定。在这种情况下，笔者同样认为，在后申请也很可能无法享有在先申请的优先权。
目前法院虽然没有针对该问题的判决，但笔者认为，在专利申请的撰写策略制定中，要尽量避免上述情况的发生，以保证能够享有优先权。而对于无效和诉讼案件的办理过程中，如果遇到这种情况，办案人员可以尝试从该角度来阐述优先权不能成立。
