发布时间: 2019-10-08
作者：杨颖 律师助理、专利代理师
摘要：《保护工业产权的巴黎公约》首创优先权制度，以方便申请人在不同的国家申请专利，并规定了作为优先权基础的在先申请必须是该相同主题世界范围内的首次申请。然而无效程序中有关国内优先权成立时首次申请的认定，双方当事人存在分歧，本文分析了相关典型判例以及认定规则。
一、引 言
优先权制度最早出现在《保护工业产权的巴黎公约》，巴黎公约第四条规定：依照本联盟任何国家的本国立法，或依照本联盟各国之间缔结的双边或多边条约，与正规的国家申请相当的任何申请，应认为产生优先权。另外，巴黎公约还规定了作为优先权基础的在先申请必须是该相同主题世界范围内的首次申请。
二、我国有关国内优先权中首次申请的认定
我国在1992年修改专利法时加入了国内优先权制度，现行《专利法》第29条第2款规定，享有国内优先权的前提在于作为优先权基础的在先申请应当在中国第一次提出（即首次申请）。然而推翻首次申请的证据必须是正规国家申请，还是非正规国家申请也可，以及是在中国范围内的第一次提出，还是在世界范围内的第一次提出，无效过程中双方当事人各持己见。本节引用两个案例，详细分析了这一问题在实务操作中的认定规则。
2.1 案例一
1) 案例一涉及台湾地区的申请人，该申请人最先在台湾地区提出了申请TW200927787（优先权日是2007年12月27日），接着在中国提出了相同主题的申请200810007053.0（申请日是2008年1月25日），之后又在中国提出了申请200910001233.2（下称本专利申请），并要求享有中国申请200810007053.0（即在先申请）的优先权。
2) 2012年11月30日，国家知识产权局专利复审委员会（下称复审委）针对本专利申请作出第48250号决定，认为TW200927787公开了本专利申请权利要求1-10的技术方案，且TW200927787的优先权日早于本专利申请的优先权日，可见在先申请不是记载了本专利申请权利要求1-10的相同主题的首次申请。因此，本专利申请不能享有中国在先申请的优先权。
复审委的主要观点：推翻首次申请的证据并不一定必须是正规国家申请，只要能够证明作为优先权基础的申请的主题不是第一次提出来的就可以了。
3) 本专利申请人不服复审委作出的第48250号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2013年12月18日，中院作出（2013）一中知行初字第3069号行政判决，支持复审委的主张，维持第48250号复审决定有效。
4) 本专利申请人不服中院作出的第3069号行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。2014年12月18日，北京高院作出（2014）高行终字第1210号的行政判决，撤销一审行政判决和复审决定，要求重新作出复审决定。
北京高院的主要观点：台湾地区申请不属于巴黎公约成员国的正规国家申请，也不属于中国的国家专利申请，不能作为推翻首次申请的证据。
5) 2017年2月14日，复审委作出第119545号决定，撤销原驳回决定，由国家知识产权局原审查部门继续进行审查，目前本申请仍在继续审查中。
本案小结：本案焦点在于非正规国家申请能否作为推翻首次申请的证据，进而本专利申请优先权能否成立。本案看似申请人得益，一定程度上延长了优先权的期限。实质上根据《关于台湾同胞专利申请的若干规定》（第58号）的相关规定，只有2010年9月12日以后在中国申请专利的才可以要求台湾地区的优先权，而本专利申请（申请日是2009年1月14日）在该若干规定之前，根本无法享受台湾地区的优先权。此案笔者更赞同北京高院的作法，北京高院基于推翻首次申请的证据必须是正规国家申请，而给予了本专利申请人救济，北京高院的作法更有利于服判息诉，并实现定纷止争。
2.2 案例二
1) 案例二涉及电动独轮自行车无效宣告请求案。申请人Shane Chen最先在美国提出了两份有关电动独轮自行车的临时申请，接着申请人陈和又在中国提出了相同主题的申请201010272536.0，之后又在中国提出了申请201110089122.9（下称本专利），并要求享有中国申请201010272536.0（即在先申请）的优先权。美国专利申请人Shane Chen与本专利申请人陈和之间具有权利继受关系，两份美国临时申请与本专利是由一个发明人/发明团队做出的。
2) 2018年5月22日，复审委作出第36591号决定，认为两份美国临时申请和本专利具有相同的技术来源，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。由于两份美国临时申请的申请日均早于被本专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日，因此，中国在先申请不是首次申请，本专利的权利要求1和权利要求3-8不能享有优先权。
复审委的主要观点：⑴本国优先权的成立条件应当与外国优先权的成立条件同样适用《巴黎公约》的规定。专利法第29条第2款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的；⑵两份美国临时申请和本专利具有相同的技术来源。对于具有相同技术来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。
3) 本专利权人不服复审委作出的第36591号决定，提起行政诉讼，目前本案仍在审理过程中。
本案小结：本案焦点在于相同技术来源的专利申请能否作为推翻首次申请的证据，进而本专利优先权能否成立。本案因两份美国临时申请和本专利具有相同的技术来源，专利权人原本可以主张美国优先权（两份美国临时申请），但是专利权人放弃了法律赋予的权利，重新在中国提出专利申请并试图作为首次申请。专利权人要求中国优先权的行为已违背了巴黎公约优先权的本意，意图延长优先权的期限，如果对此不作限制，专利权人就可以无限制的提出优先权请求，形成优先权连接的现象，导致滥用优先权，影响公众的利益。
2.3 分析小结
针对我国国内优先权中首次申请的认定，目前已达成的评判标准有：首次申请应该是世界范围内的首次提出、推翻首次申请的证据必须是正规国家申请（我国专利法认可的受理国/受理局）、且具有相同技术来源的多份专利申请中，只有首次申请可以作为优先权基础。如果一份专利申请，既与在先申请的申请人不同，又与在先申请的技术来源不同，此时无需考虑是否破坏首次申请而引起优先权成立的问题，而应将其作为现有技术进行评价。
三、结束语
鉴于我国发明专利实质审查过程往往并不需要核实优先权是否成立，无效过程遇到需要核实优先权的情形时，请求方可重点关注，可将在先申请作为首次申请能否成立作为突破点。
