发布时间: 2019-10-08
作者：王丹 专利代理师
在专利申请文件中，规范的术语表达对于说明书技术内容的充分公开以及权利要求保护范围的准确确定具有重要的影响。尤其是当该术语是用于表达发明的必要技术特征时，不规范的术语表达将会导致发明的技术手段含糊不清、进而导致所属领域技术人员无法实施其技术方案。因此，专利申请文件中术语的严谨表达对于专利的授权与确权具有重要的意义。
然而，在专利申请实务中，仍然存在各种造成术语表达不清楚的现象，包括使用不规范的书写、多义词、功能性术语、自定义术语等情形。
对自定义术语类技术特征来讲，其含义在说明书中必须是明确的，对于所属技术领域技术人员来说，不会因为该自定义术语的使用而对包含该自定义术语的权利要求的保护范围造成理解困难和理解错误。本文将着眼于“自定义术语”，提出在使用“自定义术语”中容易出现的问题以及建议。
在《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.2.7节有如下规定：“说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。对于自然科学名词，国家有规定的，应当采用统一的术语，国家没有规定的，可以采用所属技术领域约定俗成的术语，也可以采用鲜为人知或者最新出现的科技术语，或者直接使用外来语（中文音译或意译词），但是其含义对所属技术领域的技术人员来说必须是清楚的，不会造成理解错误；必要时可以采用自定义术语，在这种情况下，应当给出明确的定义或者说明。”
由此可见，上述规定为自定义术语的使用提供了合法化的途径。相信大多数代理师对《专利审查指南》第二部分第二章第2.2.7节都有一定的了解，然而在实务中，对于自定义术语的不正确使用的情况还是屡见不鲜。
1.有无必要使用自定义术语
使用自定义术语固然能够帮助申请文件避开能够评价其三性的对比文件，例如使用“收发信机”自定义术语代替“手机”。然而在目前的司法实践中，如果“自定义术语”与对比文件公开的技术内容仅仅在表述上存在差异，但是技术实质相同或等同，那么该技术特征就属于缺乏创造性的情形。
因此，如果“自定义术语”实质上表达的特征对应有统一的技术术语或本领域的惯常术语，则此时应慎用自定义术语。
2.谨慎对待发明人给出的“惯用术语”
发明人在技术交底书中通常会使用他所认为的“惯用术语”描述技术方案，在一具体案例中，代理师使用了发明人所提供的“飞机夹”一词用于权利要求中。在审查程序中该自定义术语被审查员判定为不符合《专利法》第26条第4款的规定。实质上，“飞机夹”是口语化的表述，其真实的表达应是“止流夹”。然而由于说明书中未对“飞机夹”进行解释，并且“飞机夹”经搜索还有其他含义，从而给审查意见的答复带来了极大的难度。
因此，代理师不仅应与发明人确认该惯用术语是否为本领域的通用技术术语，还应自行查找资料求证，以防被发明人误导。若确定该“惯用术语”并非为本领域的通用技术术语，代理师若使用了该“惯用术语”，则应按照“自定义术语”的相关要求在说明书中进行解释。
3.在利用自定义术语体现上位概念时，该自定义术语应在说明书中解释
在撰写实务中，特别是对于权利要求书的撰写，代理师或申请人经常会使用自定义术语，以做上位化表达，凸显或适应发明构思。
《专利法》第56条规定，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此在解释权利要求时，说明书及附图作为“内部证据”相对于申请文件之外的其他文件而言具有一定的优先性。因此在目前的司法实践中，如果争议的技术术语在本领域没有通用含义，但说明书对技术术语有明确的界定，则应当以说明书的界定解释该技术术语。
在福建多棱钢业集团有限公司起诉启东市八菱钢丸有限公司侵害发明专利权的纠纷案中，争议的焦点之一为，权利要求1中的技术术语“两级破碎”应当如何理解，最高人民法院认为，涉案专利说明书中的记载指明了“两级破碎”具有的特定含义，并且该界定明确了涉案专利权利要求1的保护范围，则应当以说明书的界定理解权利要求用于的含义。
此外，在权利要求因采用自定义术语表达上位概念或概括方式而导致权利要求的保护范围大于说明书具体实施方式的情形时，容易导致权利要求书和说明书中同一自定义术语所表达的含义不一致的问题。
在目前的司法实践中，“同一技术术语在权利要求和说明书中所表达的含义应当一致，不一致时应当以权利要求书为准”。因此当出现不一致的情形时，应在专利审查程序把握机会，将权利要求中记载的技术方案补入说明书中，使之得到形式上的支持。
4.扩充自定义术语词汇量，准确把握自定义术语的通常含义
在罗士中诉深圳市蓝鹰五金塑胶厂侵害实用新型专利纠纷案中，涉案专利权利要求1中关于锁体内部结构的技术特征为“垂直大孔的两侧设有贯穿其中心的纵向孔”。最高人民法院认为，“贯穿”不是一个专业技术术语，但是涉案专利说明书中也没有对其含义做出特别界定，因此，应当根据其通常含义对其进行解释。
因此，代理师并非需要事无巨细的对每一个自定义术语在说明书中进行解释，而是应有效依托于自定义术语的通常含义，支撑权利要求的保护范围以及整个申请文件的清楚性、完整性。这就要求代理师在平时的撰写中多总结自定义术语的词汇量，并且对自定义术语的通常含义做到了若指掌，在使用的时候才能够做到顺手拈来。
综上，自定义术语是把“双刃剑”，它不仅是凸显发明构思、凝练技术特征，润色表达效果的有力武器，它也可能带来表达不规范、不清楚、使本领域技术人员无法实现的破口漏洞。因此如何使用好这把“双刃剑”也是考察代理师撰写能力的标准之一。
