发布时间: 2019-09-20
作者：李慧慧博士 专利代理师
出口日本的专利案件中，很多存在被日本审查员指出记载不明确的缺陷，有的甚至因此被驳回。费力、费钱、费时才走出国门的专利，得不到最大限度的权利，还对权利的稳定性造成隐患，令人深感痛惜。本文列举以下不符合日本专利法第36条第6项第2号规定的明确性要件的案例，希望引起大家关注，在撰写发明阶段就尽可能防范这些问题。
1.权利要求中的用语的意思内涵难以理解
【例1】一种化合物C的制造方法，其通过使化合物A和化合物B在KM-II催化剂存在下反应来合成化合物C。
上述的“KM-II催化剂”属于申请人自己发明的或者在发明人所属的很小的领域内常用的催化剂，其不属于申请时的技术常识，如果在撰写时没有在说明书中给出详细的描述或定义，就会导致“KM-II催化剂”意思内涵无法被理解，而使整个权利要求不明确。一般而言，在遇到用字母简写的技术特征时，至少要在说明书中给出全名、标注英文等。
【例2】一种铜合金多孔质吸液芯的制造方法，其包括A步骤、B步骤。
该权利要求被日本审查员指出“吸液芯”这一术语表达的是用于“吸”某“液”的“芯”，而且“芯”一般是指位于物体中央部的坚硬部分，但是说明书中并没有具体描述吸液芯，因此不能理解“液”指的什么“液”，“吸液芯”周围存在什么东西。
上述不明确的问题，虽然可以看作是“用语”不当，但实际上是因为主题选取的过大，并且申请人可能认为“吸液芯”属于行业公知，又不是本发明的发明点，所以并没有对吸液芯作具体的描述，使得审查员有理由认为不清楚“吸液芯”具体是什么东西、干什么用的。按照说明书的记载，其应当是被限定为“均热板的吸液芯”，限定后能明确地表明该制造方法是用于制造均热板的吸液芯，而不是用于制造任何一种可称为吸液芯的方法。
需要补充的是，若是以“多孔质吸液芯”作为关键字检索的话，能看到很多在国内已经授权的并未将吸液芯限定为是均热板的已授权专利。笔者认为，毕竟外国的技术人员的知识背景和本国的有差异，因此对本国申请人认为是技术常识的知识可能并不熟知，因此，对于出口的专利，还是要多记载一些背景知识，有助于审查员对本申请的方案的理解。
2.包含功能、参数等的技术特征的测定或参考标准不明
【例3】一种粘接用组合物，其包含按照X研究所实验法测定的粘度为a〜b Pa·s的成分Y。
在发明的详细说明中没有记载“X研究所实验法”的定义及实验方法，使得本领域技术人员也不能理解“按照X研究所实验法测定的粘度为a〜b Pa·s”的功能、特征。
在遇到上述涉及到理化参数的技术特征（例如，比重、沸点等）时，如果其不是根据国际标准、国家标准、行业规定等测定而来时，在说明书中一定要写明相关的定义、试验方法、测定方法，并且权利要求中也要写明所述的参数是根据什么方法或定义而来的。
【例4】一种显示器的窄边框，其特征在于，所述窄边框的各个自定义集成电路芯片上布局的电路等同于标准集成电路芯片上布局的电路。
从该权利要求的描述中，可以看出其是想要基于“自定义集成电路芯片”和“标准集成电路芯片”的相对关系来限定显示器的窄边框，但是权利要求中并没有记载标准集成电路芯片的结构特征，而且在说明也未对什么是标准集成电路芯片，其尺寸、结构特点等做任何表述，使得本领域人员无法明白自定义集成电路芯片究竟是什么样的结构特征。
可见，由于发明人长期专研某个特殊的领域，会想当然的认为某些知识属于常识，不需要写入申请文件，而忽略了对于一个普通的本领域技术人员而言，这些知识并不能称为技术常识。因此，在撰写阶段，要尽可能以“本领域技术人员”的身份，判定权利要求中的那些技术特征、术语，需要在说明书的背景部分或发明内容部分给出适当的解释。
3.存在技术方面的缺陷
【例5】由40〜60质量%的A组分、30〜50质量%的B组分和20〜30质量%的C组分构成的合金。
上述权利要求中，三组分中的一个组分（A）的最大组分量与剩余的两个组分（B、C）的最小组分量之和超过100%，包含了技术上不正确的描述。
对于这种在技术上存在不合理之处的发明，需要撰写人积累经验，在国内新申请阶段和发明人做好交流，避免这样的问题。或者，有一些虽不属于技术缺陷，但是看起来不合乎常理或超常规的技术特征，要在说明书中详细记载其具有合理性的理由。
4.通过制造方法来限定产品，但是制造方法对产品的特征（结构、性质等）起到何种限定作用不明确
【例6】一种多孔结构体，其特征在于，根据权利要求1-8所述的多孔结构体的制备方法制造而得。
这类用方法特征来限定产品的权利要求，目前在国内一般是被审查员接受的（当然是否创造性，还要根据方法特征对产品所起的实际的限定作用来判断）。但是，日本审查员常会指出，该类方法特征对产品结构、特性等方面所起的实际的限定作用不确定，只有申请人陈述为什么不能通过产品的构造、结构特征、参数等清楚地限定该产品的理由，或者陈述在本领域实际的研究中要确定该产品的构造、特性等从时间花费、经济支出、技术设备等方面而言无法实现的理由的情况下，才被接收。也就是说，日本对用制作方法来限定产品的权利要求，规定的更严格，一般是不被允许的。
因此，在撰写阶段，要在深入理解专利法所规定的产品发明和方法发明的定义的基础上，来理解技术特征对权利要求所请求保护的客体实质上起的限定作用，据此来确定权利要求的类型。
5.权利要求中记载了售卖地区、售卖商等不属于技术特征的事项
【例7】一种抗癌药物，其可联合使用化疗药物卡培他滨、健泽、凯美纳。
上述的卡培他滨、健泽、凯美纳都属于商品名称，由于本领人员无法获知该商品名表示的化学物质的具体组分、含量、结构等，因此使得其限定的药物的保护范围不清楚。在中国的审查指南中，未对权利要求中是否能使用商品名作出严格禁止的规定，但明确指出说明书中无法避免使用商品名称时，其后应当注明其型号、规格、性能及制造单位。也就是说，在国内目前的审查实践中，采取的是较为宽松的尺度。
实际上，日本专利法规定的明确性要件囊括了中国专利法第26条第4款规定的权利要求应当清楚的规定，另外还包括部分实质上属于中国专利法中的公开不充分、缺少必要技术特征、缺乏实用性等的规定，因此被指出存在不明确缺陷的几率很高。克服该缺陷的办法，还是要从源头的国内撰写阶段抓起，说明书要尽可能记载的详细一些，除了权利要求书中关键的技术特征必须有说明以外，一些发明人可能认为是公知常识的知识，也建议给出适当的说明，最大程度地多角度地让审查员能理解本发明的方案，同时也让后续修改或争辩时有据可依。
