浅谈涉及“公知常识”的审查意见通知书的答复

作者：周志全 专利工程师

在专利申请的实质审查中，审查员经常将专利申请的独立权利要求与对比文件的一个或多个区别技术特征认定为本领域的“公知常识”，从而采取“对比文件结合本领域的“公知常识”可以容易得到专利申请的独立权利要求所要保护的技术方案”的审查意见，来否定专利申请的独立权利要求的创造性。因此，在答复此类审查意见通知书时需要面对如何应对“公知常识”的问题。

另外，有时审查员在评价了专利申请的独立权利要求的创造性后，将其从属权利要求均认定为本领域的“公知常识”，以至于在想要利用从属权利要求来限定独立权利要求的技术方案时，也不得不面对“公知常识”的问题。而且，审查员在利用“公知常识”与对比文件结合来评价专利申请的创造性时，几乎不会提供证据，也不会说明足够的理由，可以说“公知常识”已经成为创造性的一大“杀手”。

下面，主要介绍一些涉及“公知常识”的审查意见通知书的答复思路，以供大家参考。

首先，持怀疑的态度认真地分析专利申请和对比文件的技术方案，以确认审查员关于对比文件与专利申请的独立权利要求的区别技术特征的认定是否正确。如果审查员的认定不正确，即，专利申请的独立权利要求与对比文件除了被指出的区别技术特征以外，还具有其他的区别技术特征，在没有充分的证据表明被认定的区别技术特征不是“公知常识”的情况下，可以主要围绕其他的区别技术特征来进行论述，而不必纠结于被认定为“公知常识”的区别技术特征的论述。

如果专利申请的独立权利要求与对比文件没有其他的区别技术特征，则应该分析被认定为“公知常识”的区别技术特征在专利申请中所要解决的技术问题，并判断对比文件是否记载有相应的技术问题。如果对比文件与专利申请所要解决的技术问题完全不同，那么很显然，本领域技术人员没有动机将被认定为“公知常识”的区别技术特征与对比文件相结合，来解决专利申请所要解决的技术问题，即，对比文件和“公知常识”没有结合的启示。换言之，专利申请的技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的。

如果专利申请与对比文件所要解决的技术问题相同，可以分析该区别技术特征在专利申请中所达到的技术效果和“公知常识”所达到的技术效果是否相同，如果完全不同，则可以向审查员表明该区别技术特征在专利申请中产生了意想不到的技术效果，以论述该专利申请的技术方案具备创造性。

此外，还可以进一步分析对比文件和“公知常识”能不能结合，如果对比文件和被认定为“公知常识”的区别技术特征在技术或结构上存在结合的矛盾或困难，即，两者根本无法结合，那么可以以对比文件和被认定为“公知常识”的区别技术特征无法结合为由来进行论述。

例如，专利申请涉及一种显示装置，图1是该显示装置的外观的立体图，图2是沿图1的II线的纵剖视图，如图1、2所示，该显示装置具有：透光体23，使光源22发出的光扩散并射出；框体25，包括加强筋251，该加强筋251与透光体23的侧面相对且与伸出部21相对并抵接，在透光体23因随着光源22所产生的热而发生热膨胀时，透光体23将加强筋251向右按压（即，所述加强筋通过来自所述透光体的按压力而能够弯曲变形）。

对比文件公开了一种液晶显示装置，审查员指出：对比文件与专利申请的区别技术特征在于：该加强筋251与透光体23的侧面相对且与伸出部21相对并抵接，并且通过来自透光体23的按压力而能够弯曲变形，并指出这些技术特征为惯用技术手段（公知常识）。

如上面的对比文件的图1所示，在对比文件中，由于在导光板5的一侧面侧设置有光源6，光源6的光从导光板5的一侧面入射至导光板5，如果像本申请那样设置加强筋，则会挡住光源6的光。因此，加强筋的配置部位受到了限制，从而无法在一侧面上设置加强筋。因此，可以主张对比文件和被认定为“公知常识”的关于加强筋的技术特征难以结合。

当然，也可以考虑对“公知常识”进行例证的方式来进行答复。在该情况下，可以充分利用检索报告书中所记载的相关专利文献，这些专利文献是审查员检索出的与专利申请的技术方案相似的现有技术中具有代表性的技术文献，这些专利文献中所记载的技术特征很可能是本技术领域所采用的惯用技术手段（公知常识），由此，可以推断出本领域的“公知常识”是什么。

当然，仅从几篇专利文献未必能够准确地推断出本领域的“公知常识”，在该情况下，可以向申请人确认自己的推断是否正确。当然，也可以直接向申请人询问本领域的“公知常识”是什么，相比代理人而言，申请人应该更加了解本领域所采用的惯用技术手段（公知常识）。如果能够表明专利申请与对比文件的区别技术特征不是本领域的“公知常识”，并例证出本领域的“公知常识”，以此来进行论述，那么审查员就不会轻易地只利用“公知常识”来评价专利申请的独立权利要求的创造性了。

此外，2019年4月4日国家知识产权局发布“关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知”，发布了审查指南修改草案（征求意见稿），其中修改了关于“公知常识”举证的规定。

具体而言，修改为：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明（第二部分第八章第4.10.2.2节（4））。这样一来，将会大大规范审查员在创造性评述时对“公知常识”的引用，当然，如果有需要，可以在答复过程中要求审查员对“公知常识”予以举证。

以上仅是本人基于实务对涉及“公知常识”的审查意见通知书的答复的一些理解和答复思路的总结，希望能够对大家有所帮助。当然，本人资历尚浅、水平有限，答复此类的审查意见也有限，以上内容若有不妥之处，还请各位专家批评指教。