发布时间: 2019-06-13
作者：梁忠益 专利代理师
在近来的专利代理实践中，越来越容易陷入“审查员认为是公知常识-代理人坚持不是公知常识-驳回-提复审坚持不是公知常识-合议组坚持公知常识维持驳回”的死循环和怪圈，因此针对新的审查形势，改变答辩思路，从更多的角度考虑更多其他的答辩方式很有必要。
正如审查指南第二部分第四章中所说的：“本节（第二部分第四章第3节）中发明类型的划分主要是依据发明与最接近的现有技术的区别特征的特点作出的，这种划分仅是参考性的，审查员在审查申请案时，不要生搬硬套，而要根据每项发明的具体情况，客观地做出判断”，因此相对应地，代理人也很有必要根据每项发明的具体情况灵活地进行创造性答辩。
一、三步法以外的创造性判断的类型（审查指南第二部分第四章第4-5节）（一）、几种不同类型发明的创造性判断（审查指南第二部分第四章第4节）
１、开拓性发明是指一种全新的技术方案，在技术史上未曾有过先例，它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元。 开拓性发明同现有技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。
２、组合发明是指将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题。在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑：组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。
３、选择发明 是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。 在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。
４、转用发明是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。通常需要考虑：转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。
５、已知产品的新用途发明是指将已知产品用于新的目的的发明。通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。
６、要素变更的发明 要素变更的发明，包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。通常需要考虑：要素关系的改变、要素替代和省略是否存在技术启示、其技术效果是否可以预料等。
（二）、判断发明创造性时需考虑的其他因素（审查指南第二部分第四章第5节）
当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。相应的在答辩中，代理人也可以以下情形为理由争辩发明具备创造性。
１、发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题 如果发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。
２、发明克服了技术偏见 技术偏见，是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。
３、发明取得了预料不到的技术效果 发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。
４、发明在商业上获得成功 当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。
以上可统称为三步法以外的创造性判断的十种类型。
二、需要进行三步法以外的创造性判断的可能情形
由于采用三步法以外的方式进行创造性答辩，其被审查员认可的可能性或者说发明被授权的前景具有很大的不确定性，因此这样的答辩方式在大多数情况下显然并非代理人的首选，因此我们建议通常只有遇到以下几种情形时可以考虑采用三步法以外的方式进行创造性答辩：
1、当发明明显属于典型的上述的三步法以外的创造性判断的十种类型之一，在答辩中自然应该明确向审查员指出该发明属于上述的三步法以外的创造性判断的十种类型之一从而应该具有突出的实质性特点和显著的进步因此具备创造性，由此应该能够明显提高该发明被授权的可能性。
2、当发明按照常规的答辩方法进行答辩明显已经难以说服审查员改变没有创造性的观点时，有必要考虑和挖掘发明是否属于上述的三步法以外的创造性判断的十种类型之一，也就是说尽量往这十种类型上靠。
3、很多时候，可以采取两种答辩方式（三步法和三步法以外）同时进行，以进一步提高该发明被授权的可能性。
三、案例分享
虽然以上一共列出了三步法以外的创造性判断的十种类型，但其中实际上在专利代理实践中相对更常见的是发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、要素变更（主要是省略）的发明以及转用发明等几种情形，以下为相关的案例：
1、发明克服了技术偏见的案例（案号：132154TW01，已授权）
主要答辩过程如下：
独立权利要求1相比于对比文件1（CN101123460）至少包括如下区别技术特征：于依据该频谱分析结果来调整该传送端的该至少一校正系数之前，在该至少一校正系数具有一预设初始设定之下，依据该频谱分析结果来调整该测试信号；其中若该频谱分析结果指出所接收到的该测试信号的功率小于一预定功率，则通知该传送端增加该测试信号的功率；以及若该频谱分析结果指出该测试信号的多个谐波功率大于背景噪声，则通知该传送端减少该测试信号的功率。
在审查意见中，审查员在评述申请人前次的意见陈述时认为“本领域技术人员熟知，测试信号的功率过大或者过小都会影响校正的准确性，而测试信号功率的大小是通过接收方的反馈获得的，即需要根据接收信号方的反馈来调整测试信号。因此，在通过测试信号调整校正系数之前，本领域技术人员很容易想到先根据接收方的反馈，将测试信号调整到合适的范围，这不需要克服技术上的障碍，其取得的技术效果也是本领域技术人员可以预期的”。
对此审查意见，申请人不能认同，并陈述理由如下（摘抄主要部分）：无论是从对比文件1给出的技术启示还是从本领域技术人员甚至是普通人的思维惯性来看，为了实现校正的目的通常都是会想到不断地根据频谱分析的结果来不断地增加或者减小（或者说调整）校正系数以使结果不断地逼近理想值，而不会想到去调整测试信号的功率，因此从这个意义上来说可以说本申请打破了人们的思维惯性或者说克服了技术偏见。由此可见，根据审查指南第二部分第四章关于创造性的审查原则和评判标准的规定，无论是从非显而易见性还是从打破了人们的思维惯性（或者说克服了技术偏见）的角度来说，本申请权利要求1所要求保护的技术方案都具有创造性。
2、发明取得了预料不到的技术效果的案例（案号：134700TW01，已授权）
主要答辩过程如下：
修改后的权利要求4与对比文件1和2相比至少存在区别技术特征“在一除尘模态下，该第一风扇进行反转操作，以提供除尘效果”。基于“该第一风扇进行反转操作，以提供除尘效果”的区别技术特征，本申请可实现“外部空气流动可以改变方向，因此即使有尘附着现象，也会因空气流动的反向而被吹落，尘堆积问题可以被大幅改善”（参见说明书第4页第16-18行）这一出人预料的技术效果，因为对于本领域技术人员来说，为了改善除尘效果，往往只会想到加大风力或者减小风阻使风流动更顺畅而不会想到反吹。由于出人预料的技术效果因此具有创造性。
3、要素省略的发明的案例（案号：144443TW01，已授权）
主要答辩过程如下：
对比文件2的主要反相器串接的是（由对置的两个晶体管构成的）可变延迟单元而不是本申请的电阻，而且比本申请还多了与前馈反相器串接的晶体管。
最关键的是，就对比文件2中的可变延迟单元与本申请中的电阻所起的作用而言明显不同，两者无法相互替代。对比文件2中的可变延迟单元利用的是其中的高阻抗晶体管从开启到建立饱和电流需要一定的时间（或者说晶体管的等效电容的充放电时间）而起到的对信号传输的延迟作用（参见对比文件2说明书第[0041]段等）；而本申请主要是使用了电阻的分压作用（而晶体管完全导通后集-射电压/电阻几乎可以忽略不计）从而使某一主要反相器与相应的前馈反相器不会共享一个共同的输出电压V0而避免了争用现象，当然本申请的电阻也和对比文件2中的可变延迟单元一样起到了可变延迟（通过选择不同的电阻值）的作用，但总体来说本申请的电阻起到了一举两得的作用，达到了比对比文件2更多更好的技术效果。也就是说，本申请通过比对比文件2更少的器件、更简单的电路、更简单容易的控制/操作方法/逻辑和更低的功耗及成本实现了比对比文件2更多更好的技术效果，单就这一点（省略要素的发明）来说，本申请权利要求1的技术方案相对于对比文件2就具有创造性。
4、转用发明的案例（案号：LZ140390CN01，审查员更换对比文件）
主要答辩过程如下：
本申请属于典型的转用发明申请，申请人认为本申请符合转用发明的创造性条件，因而具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，具体理由如下。
1、首先，本申请转用的是通信领域的技术，而本申请属于电铲设备领域或者说矿产挖掘设备领域，显然两者的技术领域相距很远，并不类似或相近。
2、其实最重要的是，根据《审查指南》第二部分第四章4.4节（2）的规定：“如果这种转用能够产生预料不到的技术效果，或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难，则这种转用发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性”，也就是转用发明申请只要满足上述带下划线的两个条件之一即具备创造性。而首先，从技术效果来说，本申请权利要求1的技术方案相对于现有技术能产生以下技术效果：1) 由于矿用电铲上下车信号传输采用了无线通信方式，使得滑环高度可以降低，从而使结构更加简单、实用，在拆装时更加方便；2) 矿用电铲上下车部分通信信息量不受滑环数量限制；3) 增强了系统运行的可靠性，降低滑环维护难度和成本；4) 蓝牙通信保证了电铲上下车之间通信的可靠性及快速响应。上述技术效果相对于通过滑环进行上、下车之间的信息交换及控制的现有技术来说显然是预料不到的技术效果。第二，从克服原技术领域中未曾遇到的困难来说，本申请权利要求1的技术方案克服许多通信领域不会遇到的困难，比如强烈的声光电的干扰、高湿度的环境、剧烈的震动以及超高温和超低温（如-40°C~80°C）的影响等。可见，本申请权利要求1的技术方案克服了许多技术上的困难，且取得了极好的效果，所以无论从上述两个条件的哪个方面来说都具备创造性。
关于以上案例的更详细案情，可参见具体案件；若欲了解更多的相关案例，则敬请期待后续，谢谢！
