发布时间: 2019-05-21
作者：刘蓝 专利代理师
根据《专利法》第22条的规定，一项发明必须具有突出的实质性特点和显著的进步两个条件才是具有创造性的发明，而通常可按照三步法来判断其是否具有突出的实质性特点，即：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
在实际作业中，审查员经常会采用多个对比文件的结合、或者对比文件和公知常识/容易想到的结合来驳核创造性。对此，可以分别从以下三个方面来考虑：
1.对于多篇对比文件结合来驳核创造性的情况
如果审查员认为涉案发明与对比文件1之间存在区别技术特征，该技术特征在另一篇对比文件2有记载，在这种情况下，需要确定该技术特征在对比文件2中起什么作用，在本申请中起什么作用。即，该区别技术特征在对比文件2和涉案发明中起的作用是否相同，如果不同，那么也不能说该区别技术特征被对比文件2公开，此时可以从区别技术特征在本发明中起到的作用和对比文件2不同，所以对比文件2没有技术启示来答复；
如果起的作用相同，则需要确定两篇对比文件之间是否存在结合启示，可以详细论述本领域技术人员在对比文件1技术方案的基础上不会想到去结合对比文件2的技术手段，即说明本领域技术人员没有将对比文件1和2结合的动机。如果有结合启示，可以进一步判定对比文件1能否结合对比文件2的技术手段，二者之间是否存在结合障碍或是否提供相反的技术启示。
2.对于对比文件和公知常识结合来驳核创造性的情况
审查员指出区别技术特征是本领域的公知常识，此种情况下，可以如下考虑：
（i）如果区别技术特征除了包括公知常识部分，还包括其他技术特征，则此时可以着重争辩其他特征不是公知常识的技术特征，不用单独论述公知常识的问题；
（ii）如果区别技术特征确实是本领域的公知常识，但是与对比文件的结合不是显而易见的，此时可以侧重论述没有结合的启示。
此处举个简单的例子进行详细说明：
涉案发明要求保护的技术方案是由A、B、C元件组成，其中B和C是螺纹连接，对比文件1也公开了技术方案由A、B、C元件组成，对比文件2公开了B和C是焊接。
审查员在通知书中指出涉案发明与对比文件1的区别技术特征是B和C是螺纹连接，而对比文件2公开了B和C之间的焊接，螺纹连接和焊接属于惯用手段的置换，属于公知常识，所以涉案发明相对于对比文件1和2的结合不具备实质性特点。
对此，单看审查员结论，貌似是有道理的，但是在分析对比文件2之后，发现在对比文件2中，由于技术方案受特定环境限制，B和C之间的连接只可以为焊接，而其他连接关系实现不了。所以，对比文件1和2的结合只能得到由A、B、C元件组成且B和C是焊接的技术方案，而如若想得到由A、B、C元件组成且B和C是螺纹连接的技术方案必须付出长时间的创造性劳动，可以看出这并不是通过置换简单的连接关系就可以得到的。对比文件1和2的结合并不是显而易见的，涉案发明具有突出的实质性特点。
3.对于对比文件和容易想到结合来驳核创造性的情况
因为审查员已经了解了涉案发明，所以经常事后诸葛亮，将“可能想到”评判为“容易想到”。当今科学技术飞速发展，大部分技术领域都会彼此交叉，单独孤立的领域很少了，如果发明人历尽艰辛对现有技术做出的改进都轻易被审查员评判为容易想到，将创造性问题变成主观性问题，那么会抹杀发明人的创新精神，不利于技术进步。
应对方法可以是结合解决此类技术问题时往往采取的技术方案，说明利用上述技术特征解决该类问题并不容易想到，或存在反向技术启示等。
最后，需要注意的是，三步法只是答复创造性的一般性方法，在实际作业中，也会遇到少量的选择发明、要素变更发明等等，此时就需要具体案例具体对待，而不能硬套三步法。
