日本专利申请中的几点注意事项

作者：陈曦博士 专利代理师

日本专利法与中国专利法有很多类似的地方，但在实务的具体细节上也存在不少区别，笔者结合个人在实务中遇到的问题，从申请文件的提交时间、申请文本的准备以及文本修改等方面整理出如下几点注意事项，供参考。

外国语书面申请制度

在日本，直接向专利局递交专利申请（或通过巴黎公约途径申请）时，已能够用外语（2016年改法前仅限英语，2016年改法后不限于英语）进行专利申请（参考日本专利法第36条之2）。

在申请人没有充分的时间完成日文翻译文本时，可利用外国语书面申请制度，先提交用日文填写的专利申请请求书，同时附上外文申请文件（外文说明书、权利要求书、必要的附图以及外文摘要）进行申请，以及时获得申请日。

需要说明的是，申请人须在申请日起（有优先权的，从优先权日起）1年4个月内提交申请文件的日语译文，只有在正式提交了该译文后才能启动审查程序。

相比之下，中国没有这样的外国语书面申请制度。这种外国语书面申请制度能够确保申请人获得更早的申请日。而且，在提交译文后，如果发现译文存在错误，申请人可以在外文申请文件记载的范围内修改译文错误。

关于权利要求

在医药、化学、材料类发明领域，有时会涉及到疾病的治疗方法、以及方法特征表述的产品权利要求等，需要提醒申请人注意日本对此的规定与原则。

1.疾病的治疗方法

与中国的情况类似，在日本，对疾病的治疗方法也不授予专利权。

日本将疾病的治疗方法归入医疗行为，所谓医疗行为，是指“通过外科手术或治疗处置人体的方法和在人体上实施诊断的方法”。其施用对象是人体，包括人类的避孕、分娩等处理方法，并且包含医生（包括由医生指导的人）的治疗行为和/或对病人进行作用的步骤。

鉴于上述规定，在日本申请专利时，对于权利要求中存在的“通过外科手术或治疗处置人体的方法和在人体上实施诊断的方法”，可以考虑将其删除，以避免不必要的实质审查费用。

2.方法特征表述的产品权利要求

一般而言，在产品权利要求中，通常用产品的结构或特性进行表述；而在化学、材料类发明中，有时由于受到技术水平、分析手段的限制而难以用结构、特性等特征来描述，也存在用制造方法特征表述的产品权利要求（即，在产品权利要求中包含制造产品的方法特征，例如工艺条件、步骤或流程，也简称为PBP权利要求），这种权利要求存在着清楚性缺陷。

在中国实务中，一般不对PBP权利要求的清楚性进行审查，而在日本审查中，由于一件最高法院的判例而对PBP权利要求的审查标准（尤其是清楚性）做出了详细规定。对此可具体参考日本最高法院针对专利权人Teva制药工业公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（日本专利NO.3737801））起诉协和发酵麒麟公司（Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. ）侵权一案的判决（参见: Recent Supreme Court case: interpretation of product-by-process claim）。

简言之，在该判决中，对于PBP权利要求，在判定其保护范围时，适用“产品相同理论”，即PBP权利要求的保护范围不限于通过该权利要求中的制造方法制造的产品，而是涵盖任何与之具有相同结构的产品。

与此同时，对于“清楚性”的审查，日本采取了“不可能性/不切实际性”的标准。关于“不可能性”，是指对本领域技术人员而言，在申请时从技术上对产品的结构或特性进行鉴定和分析是不可能的；关于“不切实际性”，是指对产品进行鉴定和分析需耗费巨大经费、时间，从而不切实际，即对于本领域技术人员而言，在技术高速发展、国际竞争激烈背景下获取专利时过于严峻。

实际上，只有能够满足上述“不可能性/不切实际性”的标准的PBP权利要求才符合清楚性的要求。

可见，日本对PBP权利要求的审查十分严格，实际上很难授权，申请人应谨慎使用PBP撰写方式。而在日本提交申请时，应注意申请中是否包括PBP权利要求，可以考虑将其删除、或者改写为相应的制造方法权利要求。

3.技术用语的调整

从中国向日本申请专利时，因语言习惯、文字翻译等问题而引起的权利要求记载不清楚的情况较多。按照笔者的经验，翻译时应在理解了技术用语所处背景下涵义的基础上适当选择译文，而不是简单地进行词与词之间的直译。

例如，中文原文中记载有“至少一个耦合支节具有开口”，在将“开口”（如下图中红色方框所圈出的部位）翻译成日文时，如果直译成“開口”，虽然不会构成翻译上的错误，但存在记载不清楚的可能性。

比如，对于该“开口”，审查员指出：当“开口”与形状有关时，其不是构成发明的物品本身，而是由物品包围的空间、区域，根据说明书（特别是附图）能够解释出多种涵义，因此不能唯一确定开口的构成，使得发明不清楚。故笔者将此处的“开口”翻译为“（間隙）间隙”。

在一些专业术语的表达上，中文和日语之间也存在微妙的差异，翻译时很难完全考虑清楚。因此，在存在因语言等问题引起记载不清楚的缺陷时，如果不好把握如何修改，可以积极地与日方审查员沟通，通过传真传送修改方案。基于该修改方案，审查员告知代理人记载不清楚的缺陷是否能消除。即使未能消除，也能从审查员那里获得修改提示，通过这种方式能够减少拒绝理由的次数，从而减少费用。

关于翻译文本中译文错误订正

在基于外语的PCT申请提交后发现日文翻译文本出现错误时，在进入日本国家阶段之后、申请授权之前的任何时间，在提出误译订正书并缴纳了误译订正手续费的情况下，可以在不超出国际申请原文记载的范围内对译文错误进行订正，允许修改为与原文相同的译文，而译文错误修改的依据是国际申请的原文文本而非进入国家阶段时最初提交的译文文本。

但是，在审查过程中，通常对那些与拒绝理由相关的翻译错误，很容易发现，但与拒绝理由无关的翻译错误则容易遗漏。而存在翻译错误的申请一旦被授权，就可能带来不可弥补的损失。

在日本，授权之后专利权人还有修改专利内容的机会，即所谓的“订正审判制度”。在日本订正审判制度中，订正对象为权利要求书、说明书和附图。所允许的修改内容包括：权利要求保护范围的缩减；笔误或者翻译错误的修改；不清楚内容的解释说明；引用其他权利要求的某项权利要求变更为不引用上述其他权利要求。

此时的修改受到严格限制，仅限于规定范围，例如，上述笔误或翻译错误的修改，不得超出原始申请文件所记载的范围，而以上所有的修改，均不能实质上扩张或变更权利要求保护范围。

可见，即便发现了译文错误，也可能因超出了所处时期允许的修改范围而不被认可。因此，依赖译文错误的订正并不能完全挽救翻译质量较差的PCT国际申请，应当对在国外提交专利申请的翻译质量予以高度重视，避免对申请人的利益造成难以挽回的损失。

关于修改

修改主要包括主动修改、答复最初及最后的拒绝理由通知时进行的修改，此外包括在提出复审请求时、以及授权后对权利要求书进行订正时所作的修改。

将各修改的时机、可修改的范围整理如下。

相比于在中国的申请，申请人在日本进行主动修改的时机比较宽松，在答复最初及最后的拒绝理由通知时，日本所设定的答复期限对国外申请人也较为宽松，此外，在答复最初及最后的拒绝理由通知时，针对可修改的范围有着不同的规定，需要加以注意。

参考文献：

1.  陈淑珍等：关于日本疾病治疗方法专利审查的探讨，《中国发明与专利》；

2. 河野英仁：中国企业在日本申请专利时应当注意的要点；

3. Recent Supreme Court case: interpretation of product-by-process claim.

https://www.lawyerissue.com/interpretation-of-product-by-process-claims-in-japan/