发布时间: 2019-04-15
作者：徐明霞 专利代理人
目前，审查员倾向于通过涉案专利的区别技术特征是本领域常用的技术手段，来论述涉案专利的技术方案是本领域的技术人员容易想到的，从而否定涉案专利的创造性。
尤其在软件通信领域，由于技术方案没有实体而使得技术特征较为抽象，导致审查员在指明涉案专利的区别技术特征是“常用技术手段”时，并不会给出相应证据证明。
基于此，笔者将结合一个案例来探讨代理人如何答复审查意见，以克服“常用技术手段”的问题。
案例简介：
本案：一种终端设备中进行软件之间数据共享的方法，权1的技术方案为：运行于终端设备中的软件发起数据共享请求的广播，以请求共享其它软件中的数据；接收目标软件对该广播进行的响应；共享目标软件所持有的数据。
对比文件：一种用于在移动终端上运行的多个应用之间共享数据的方法，所公开的技术方案为：通过在移动终端的操作系统层面构建共享区，以共享区为中介，来实现由第二应用访问第一应用中的第一数据。
审查意见：本案权1与对比文件相比，区别技术特征在于“软件是以广播的形式发起数据共享请求”。而软件以广播的方式给其他程序发送消息是本领域常用的技术手段，本领域的技术人员容易想到软件以广播的形式对其他软件发起数据请求以寻找可以共享数据的软件。
常规的答复思路如下：先分析审查员认定的区别技术特征是否正确，如果正确，通过合并从权或者在独权中增加说明书中记载的技术特征来重新认定独权的区别技术特征；如果不正确，则在意见陈述书中反驳。再基于区别技术特征，重新定义本案实际解决的技术问题。通过分析对比文件是否具有解决该技术问题的技术启示，根据“三步法”得出创造性结论。
但是，审查员在后续的审查意见中，经常以代理人重新认定的区别技术特征是“常用技术手段”而驳回代理人的意见陈述。
为了避免出现此类问题，代理人可以在意见陈述书中详细阐明以下方面：
1、解决本申请实际所解决技术问题已有的惯用手段。
正如审查意见中所指出，软件以广播的形式向其他软件发送请求是终端设备中很正常的进程间通信方式，因此软件以广播的形式发起数据共享请求是本领域常用的技术手段。
2、重新认定的区别技术特征与惯用手段的不同。
笔者在修改本案独权后，重新认定的区别技术特征在于：软件以广播的形式获取目标软件依赖于各软件设置的标识ID，并且依赖于目标软件的标识ID实现目标软件所持有数据的获取。
本案重新认定的区别技术特征与上述惯用手段相比，重要的不同点在于：本案对于各软件设置的标识ID。
3、重新认定的区别技术特征所具备特殊的技术效果。
在修改得到的独权中，软件以广播形式发送数据共享请求后，根据响应软件的标识ID来识别目标软件，并根据目标软件的标识ID来获取目标软件持有的数据，由此实现目标软件中数据的自适应获取，无需用户操作的介入。
因此，本案重新认定的区别技术特征能够实现以上特殊技术效果，能够证明这些区别技术特征是申请人为了解决本案的技术问题而独特想到的，不属于本领域的常用技术手段。
通过在意见陈述书中详细描述以上3点，能够有效阻断审查员以本案重新认定的区别技术特征是“常用技术手段”来驳回代理人所作答复。
即使审查员在后续的审查意见中坚持本案重新认定的区别技术特征是“常用技术手段”，也必须给出相应证据证明，使得代理人在审查意见答复中掌握了主动权。
