发布时间: 2019-04-02
作者：吴娅妮 专利代理人
在专利申请的实质审查过程中，缺乏创造性是较为常见的结论性意见。虽然专利法中对于创造性概念的定义较为精简，但审查员对于缺乏创造性理由的评述却是多种多样的，笔者通过对实践中所遇到的意见进行了简单的分析及总结。
专利申请技术方案的类型包括多种，例如开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明等。
在实际申请中，有较多的发明属于组合式，即，权利要求包含多个技术特征，但这些技术特征可能单独地被某一或某些现有技术所公开。在此基础上，有些审查意见通过技术方案中的特征已单独地被现有技术所公开，随将几篇现有技术相结合，便认定要求保护的权利要求的技术方案相对于现有技术的结合缺乏创造性。
针对这类意见，应具体问题具体分析，或许有些方案本身确已被现有技术所公开，或者即使没有被完全公开，未公开的特征也是本领域技术人员容易想到的，但不能因此就否认所有类似技术方案的创造性。以下，对不同类型的方案进行具体的分析。
1、产品
某种产品包括A、B、C四个结构特征，A被最接近的现有技术D1公开，B被现有技术D2公开，C被现有技术D3公开，在此基础上，即便B、C在现有技术中所起的作用相同或相似，也可以就A、B、C结构特征的组合争辩创造性，即，B、C虽然已为现有技术所公开，但二者并未被用于D1，这样的结合缺乏技术启示。
2、有机化合物
在有机化合物的审查中，审查员经常是找一个与所要求保护的化合物的母体结构相同或相似的化合物作为最接近的现有技术，然后以另一篇对比文件公开了母体结构的取代基或者取代基是本领域技术人员容易想到的为理由，否定所要求保护化合物的创造性。
此种情况下，实施例中关于效果数据的描述变得尤为重要。这是因为，单从结构上看很难争辩哪种结构更优，而实施例的数据如果能体现出较现有技术更佳的效果，就有了选择这种取代基或者这种结构的理由，而这种选择是基于现有技术所不容易想到的。
但如果所要求保护方案的实施例与现有技术公开的关于效果的数据的测试方法不同，不能直接体现出实施例的优异性，也可从现有技术自身入手。例如，看现有技术是否公开了对比例，对比例的结构是否符合用来评述所要求保护方案的逻辑，若符合，则可以利用现有技术对比例的效果逊于其实施例，证明评述所要保护方案的意见不成立。
3、高分子化合物
例如，所要求保护的高分子化合物P1可能包含多种结构单元A、B、C，结构单元A、B被现有技术D1公开，C被现有技术D2公开，D2同时公开了高分子化合物P2的分子量与P1的分子量相同，审查意见基于此否认P1的创造性。此种情况建议从两个角度去争辩：
(1) 高分子化合物的性质是各结构单元共同作用的整体结果，并非结构单元的简单加和，在D1已公开A、B结构单元的基础上，即使其公开了可以存在其他结构单元，也没有动机将C结构单元应用于D1的化合物。特别是在嵌段共聚物中，即使结构单元的种类相同，排列的顺序不同也可能导致高分子化合物的性能截然不同。
(2) 对于分子量，现有高分子化合物分子量的公开并不能想当然的移植到其他聚合物中，这是由于分子量是结构单元分子量和数目的共同体现，不同的结构单元对应不同的分子量，即便是含有相同结构单元的两种聚合物，若各自结构单元的比例不同，则所包含结构单元的数目也不相同，如此可能导致性能上的巨大差异。
4、制备或纯化方法
例如，在一些包含多个步骤的方法技术方案中，比如除杂方法中，包含采用某种化学反应除杂，而这个化学反应已被现有技术所公开，在此基础上，这一除杂技术方案被认为容易想到。对于此，建议从上述化学反应与最接近的现有技术之间缺乏结合启示的角度去争辩：上述化学反应是已被证实的客观存在，然而这仅是反应物性能的体现，与除杂方案之间并不存在必然的关联。
综上，组合式技术方案中各技术特征虽可能被现有技术所公开，但组合本身就是发明点，应将这些技术特征作为一个整体看待，而不是生硬地将其肢解。
