关于美国限制性审查意见答复的处理技巧

作者：李镇江 资深专利代理人 诉讼代理人

美国的限制性审查意见（Restriction Requirement）是为了减少美国审查员的检索负担而设置的要求。如果美国审查员认为一个专利申请中包含了两个以上不同的或独立的发明，那么就会要求申请人选择一个发明。选择的发明在本申请中继续审查。其它的不被选择的发明只有提交了分案或继续申请时才会被继续审查。

它有点类似于中国的单一性审查意见，但与中国的单一性审查意见不同的是，它考虑的并非是独立权利要求之间是否具有相同或相应的特定技术特征，它唯一的出发点就是是否这多个不同的发明给审查员带来了额外的检索负担。因此，其答复的方式也与答复中国的单一性审查意见截然不同。下面就针对美国限制性审查意见，讨论一下其答复时应注意的事项和处理技巧。

众所周知，中国的单一性审查意见的答复，有三种处理方式：

（1）选择审查员认为没有单一性的多组权利要求中的一组权利要求保留在申请文件中，对于其它组的权利要求可以分案或不分案；

（2）争辩审查员认为没有单一性的多组权利要求实际上是有单一性的；

（3）对审查员认为没有单一性的多组权利要求进行修改，使其具有单一性。

但对于答复美国限制性审查意见，中国的后两种方式都是不适用的。也就是说，必须要采用第一种方式，在审查员指出的多组权利要求之间选择一组保留在申请文件中。在此基础上，可以提出对审查员意见的反驳，或者不提出对审查员意见的反驳。但无论是否反驳，一定要在审查员指出的多组权利要求中选择一组保留。

其背后的原因是，美国的限制性审查意见不同于中国的单一性审查意见，其着眼于审查员的检索负担。是否给审查员造成检索负担，更重要的考量可能在于审查员，不是在于申请人，因此，申请人对于检索负担的争辩会变得苍白和无意义，因为对于检索负担来说，基本上都是检索的审查员才能判断的事情。

虽然申请人对于美国限制性审查意见的反驳多半会没有意义，但在选择一组权利要求的同时一般还是建议申请人进行反驳。这样做的好处是，可以保留向技术中心主管申诉以对限制性审查意见进行重新考虑的权利。如果申请人不同时反驳，就相当于放弃了申诉权。

但是，由于上述检索负担基本上都是检索的审查员才能判断的原因，申请人同时做出的反驳应该简短。从实践上，不管申请人的反驳如何强有力，审查员仍然在检索负担的判断方面具有很大的自由裁量权。而且，反驳的真正目的如上所述只是为了保留申诉权，因此，一般情况下，不应投入太多的精力去准备对限制性审查意见的反驳。

另外，如果申请人已经针对限制性审查意见进行了分案，就不建议同时对该限制性审查员作出反驳。这是因为，这样的反驳给了审查员对母案中的限制性审查意见撤回的借口。

在美国，当母案中的限制性审查意见被撤回时，分案中的权利要求可能会受到重复授权驳回的限制。为了克服分案中的重复授权驳回，申请人可能需要提交期末放弃（disclaimer）。但在美国，要求提交了期末放弃的分案和母案，必须为共同所有，才能够实施专利权。这样，就对申请人对母案和分案申请进行单独的转让造成了障碍。

对美国限制性审查意见的答复不能象答复中国单一性审查意见那样，去分析各独立权利要求是否具有相同或相应特定技术特征，因为美国的限制性审查意见着眼于检索负担，不着眼于特定技术特征。

在答复限制性审查意见时，可以从多组权利要求的检索分类号相同或相近，检索关键词类似等检索角度进行答辩，强调同时审查多组权利要求不会给审查员带来检索负担。绝不能争辩其中一个独立权利要求是另一个独立权利要求的明显变形，或基于同一构思。这样的答复并不能克服限制性审查意见，同时，由于禁止反悔原则，它会使审查员认为一组权利要求相对于现有技术没有新颖性或创造性时，认为另一种权利要求也没有新颖性或创造性。

美国的限制性审查意见分为发明限制和种类限制两种。发明限制可以理解为审查员认为多个独立权利要求是不同或独立的发明，需要额外检索。种类限制可以理解为审查员认为多个从属权利要求是不同或独立的发明，需要额外检索。对于种类限制，虽然审查员指出了多个从属权利要求是不同的独立的发明，要求申请人进行选择，并不意味着申请人没有选择的从属权利要求此时就已经放弃掉了。

限制性审查意见一般是早于引用现有技术的实质性的审查意见，例如非最终（non-final）和最终（final）审查意见。在限制性审查意见时，审查员并没有开始检索。因此，对于独立权利要求的新颖性或创造性并没有给出评判。如果在后续的审查中，审查员发现申请人没有选择的从属权利要求引用的独立权利要求是有新颖性或创造性的，这时由于这些从属权利要求的引用关系，它们也是有新颖性或创造性的，能够重新加入，最终授权，并不因为申请人曾经在答复限制性审查意见时没有选择这些从属权利要求而不被授权。

在美国，申请人在撰写专利申请文件时，如果有多个独立权利要求，尽量设置一个基础的独立权利要求，让其它的独立权利要求采用引用该基础独立权利要求的形式去撰写，因为这样可以避免限制性审查意见。

如果不按照采用引用该基础独立权利要求的形式去撰写，尽量让其它独立权利要求包含该基础独立权利要求的所有限定。这样，即使在答复限制性审查意见的时候，申请人选择基础独立权利要求保留在申请文件中，不选择其它独立权利要求，只要在后续审查过程中，基础独立权利要求获得授权，其它独立权利要求由于包含了该基础独立权利要求的所有限定，申请人就可以将未选的独立权利要求重新加入（rejoin）到申请文件中。