发布时间: 2019-02-13
作者：周正 专利工程师
在现今的专利创造性审查中，“容易想到”是最为频繁出现的评述理由之一，此招看似空洞绵软却又往往令代理人深陷泥沼，且变化多样，“本领域常规设置”、“惯用技术手段”、“无需付出创造性劳动”等均为其一派，更具成本较低（无需检索对比文件）的优势，因此审查者乐此不疲。与基于对比文件公开现有技术的你来我往不同，“容易想到”此招一出，好似“秀才遇见兵”，仅凭“三步法”的惯常套路往往无力招架。江湖数载，本人遭受了此招的反复蹂躏，鼻青脸肿地总结了一些应对之法。
“容易想到”等评价理由往往存在一定主观性，且主观思想一旦形成，无法短时间内轻易改变。因此在答复审查意见的过程中，与其一味退守缩限求权，不妨考虑采用实审阶段争辩独权中“容易想到”的区别特征，而将认为是重磅的附加特征置于复审阶段提出，谋求一招致胜。
○案例：
本案：集装箱墙板，权1限定“墙板沿纵向分为至少两个区域，两个区域的抗弯模量不同，受力大的区域的抗弯模量大于受力小的区域的抗弯模量”。
对比文件：大型箱体，公开箱板沿纵向具有多个区域，箱板的位于不同区域的部分具有数量不同的立柱支撑。
审查意见：立柱数量不同则必然具有抗弯模量不同的效果。则区别仅在于“受力大的区域的抗弯模量大于受力小的区域的抗弯模量”，而该设计“容易想到”。
○答复过程概述：
1OA：未做修改，陈述理由包括本案与对比文件领域不同，对比文件的箱板为具有立柱的框架式结构，其箱板是由立柱提供支撑功能。而本案的墙板为板状结构，不具有对比文件的立柱，墙板是以整体结构提供支撑功能。据此，对比文件不具有做出“受力大的区域的抗弯模量大于受力小的区域的抗弯模量”这一设计的需求和动机。本次答复审查员未予接受，并在2OA中进一步以“无需付出创造性劳动”为由评述。
2OA：未作修改，结合本案所在领域的特殊需求及相关行业标准，说明本案的相关设计须付出创造性劳动。本次答复后收到驳回决定。
复审理由：将从权中的重要特征并入权1，“对应集装箱的前、中、后三个区域，墙板顶梁在中部的截面积大于其在前、后部的截面积”，与“受力大的区域的抗弯模量比受力小的区域的抗弯模量”相结合陈述创造性。
本案提出复审请求后，随即获得授权。
○答复思路梳理：
1OA时，本人已经发现相关从权存在较为重要的支持权1区别特征的附加特征（亦已被主观评价）。然而，由于仅为1OA，且权1尚存在明显区别特征，为了尽量保持权1范围，同时为了试探审查员对区别特征“容易想到”认定的坚持程度，在与申请人讨论确定后，尝试采用了不修改而具体论述权1区别特征的方式答复。
2OA时，审查员进一步坚持了其主观评价，此时1OA的试探成果初现，此时如贸然加入在1OA中同样被主观评价的附加特征，恐效果不佳甚至徒劳无功。因此，2OA坚持采用不修改的方式答复，继续对独权区别特征据理力争。
果不其然，审查员在收到2OA答复后发出了驳回决定。
提复审时，并入相关附加特征进行答复，直接获得授权。
该案的答复工作在之后给本人带来了一些新的启发。独权在撰写过程中，往往会为了追求范围最大化，仅保留一些原理性的限定作为区别特征，而将结合实际产品的具体设计在从权中限定或在说明书中记载。
在此基础上，当独权的技术方案被主观评价时，根据申请人的需求与确认，可以在前1-2次的答复中，采用不修改或象征性修改的方式答复，对区别特征的“非显而易见性”进行充分陈述，而不急于并入附加特征进行答复。
之所以不并入附加特征，是为避免由于审查员坚持其主观评价（往往如此），而在后续OA将附加特征一并评价，且在此类审查意见中，1OA往往已经对全部从权已被公开或“容易想到”为由评价。因此在该类案件中，急于并入附加特征可能非但无法得到积极结果，还会弱化附加特征可能存在的答复能量。
针对前文中提及的“主观思想一旦形成，无法短时间内轻易改变”，能够令实审阶段的原审查员在复审阶段前置审查中重新审视自己的主观评价，此时历经了数次OA，相对于为审查员提供了一段较长的时间，增加其推翻自己主观评价的几率。或者，至少还可以得到在复审阶段，由与实审阶段不同的审查员对技术方案重新评价的机会。
选择在复审阶段提出附加特征，并以此结合区别特征和本方案实际产品的具体设计打出一套“组合拳”，合议组或审查员在新的审查阶段中，势必会对修改后的新独权进行更加客观的审视，此时缩限能够使并入的附加特征所发挥的作用趋于最大化。
正所谓后发制人，置之危局而后生。
以上方法通常针对现有原理结合特定领域产品进行再设计的发明创造的创造性答复，具体运用时还需全盘考虑各方面因素，包括技术方案本身（例如现有原理是否在特定领域产品中已有其他设计实现）、附加特征是否已在审查意见中评价及如何评价、附加特征与对比文件是否存在不可结合的技术障碍、申请人对审查周期和审查成本的综合需求，等等。
另外，上述案例中，并未采用专利审查指南第二部分第四章6.2部分，即“事后诸葛亮”的内容。与其纠结对方是否主观，不如提供全面细致的客观分析。在此类情况中，可以具体衡量对比文件给出的技术启示究竟能够达到何种程度，如能依审查者的思路给出一个“根据对比文件的启示结合现有原理而得出的结构应该是这样，而非本案这样”的例子，在心理角度可能让审查员更为接受。即，且放下审查者未举证而涉主观之嫌不论，可以提供证明非显而易见的客观证据，辅助审查者的审查。
当然，本人认为，对于此类有涉主观评价的审查意见，虽为老生常谈，每每也应积极认真地对待。作为代理人，既要充分了解技术方案，秉持对技术方案的绝对信心，又需正视现有技术的客观事实，理解审查者的审查意图。以此，在为委托人出谋划策，据理力争的同时，也为专利质量的整体提升贡献力量。
寥寥数言，仅如管中窥豹，资历虽浅，但求抛砖引玉，还望各位读者不吝指正。
