发布时间: 2019-01-25
作者：马长玉 专利代理人
近年来，随着中国知识产权的不断发展，越来越多的中国企业开始加大向海外、例如美国、日本、欧洲等的申请专利量，以在国外市场中占领一席之地。另一方面，涉外代理人的内外（中国到其他国家）代理业务随之增长。其中，很多从事日本业务的代理人最初都是从学习中国专利法、通过中国专利代理人资格考试开始步入专利代理行业，此后，通过自身掌握的第一二外语展开涉外业务的代理工作。
由于专利制度的地域性，各国基于本国专利法的专利审查制度有所不同，因此，本文会陆续列举说明日本专利审查制度中相对于中国的不同点以及注意事项，供从事日本代理业务的代理人参考。
1. 日本审查意见的名称以及种类
以发明申请为例，日本常见的审查意见主要是“拒絶理由通知書”、“特許査定”、“拒絶査定”、“補正の却下の決定”以及“審決”等几种。
其中，“拒絶理由通知書”相当于中国的“第X次审查意见通知书”，“特許査定”相当于“授权通知”，“拒絶査定”相当于实审驳回决定，“補正の却下の決定”是驳回修改（修改不符合规定）的通知，“審決”是由日本复审委做出的判决（授权或者驳回）。
需要注意的是，日本的实审被称为“審査”，复审被称为“審判”。这与中国有所不同。通过“審査”以及“審判”可以判断是实审还是复审阶段的相关内容。例如，当接到“拒絶理由通知書”时，如果下面写的是“特許庁審査官某某”，则可知该审查意见是实审阶段的审查意见通知书，如果是“審判官某某”则可知是复审阶段的审查意见通知书。
2. 日本实审阶段的特定以及注意点
相信很多代理人最初处理日本审查意见时都有一个相同的感受，即，日本实审阶段能够答辩的次数较少。具体来讲，实际中，日本的一份发明专利通过初审后能够收到实审“拒絶理由通知書”（审查意见通知书）的次数通常不会超过两次，而其中大部分在收到第一次“拒絶理由通知書”后，经过答辩，下一次就会收到授权通知或者驳回决定。这是日本高效的专利审查机制所决定的，因此，代理人在处理日本审查意见时特别需要注意第一次“拒絶理由通知書”的处理方式。
2. 1 第一次“拒絶理由通知書”的注意点
如上所述，第一次“拒絶理由通知書”的争辩可能会在很大程度决定此后该发明申请的答辩方向以及授权前景，以下，主要分两种情况说明“拒絶理由通知書”的方式以及注意事项。
2. 1.1 第一次“拒絶理由通知書”中审查员指出不具有创造性
日本审查员在第一次“拒絶理由通知書”中指出该发明申请不具有创造性的问题，此时，代理人经过分析发现相对于对比文件而言，说明书中存在有说服力的技术特征或者申请人希望争辩的说明书中的某些技术特征（这些技术特征未记载在权利要求书中），同时，权利要求中也存在可争辩的其他技术特征，在这种情况下，作为第一次的答辩意见，笔者建议将说明书中的该技术特征添加到权利要求书中，即，可以根据实际情况和要求，将说明书中的该部分技术特征作为从属权利要求写到权利要求中或者追加到现有权利要求中。
具体来讲，实审阶段，在日本审查员发出第一次“拒絶理由通知書”中指出该发明申请不具有创造性的情况下，此时可能是添加说明书中的技术特征的最好时机也是最后时机。其原因在于，审查员接到针对第一次“拒絶理由通知書”的创造性的答辩后，可能不再发出拒絶理由通知書而直接做出实审驳回的决定，根据日本专利法，在接到实审驳回的决定后，申请复审时只能有条件地允许添加说明书中的技术特征，而且该条件比较苛刻（后续的文章中会从法理上具体解释这种规定以及修改条件），因此，可能会导致实审阶段丧失添加说明书中的技术特征的机会。虽然在进入复审后接到复审委的“拒絶理由通知書”时还可以添加说明书中的技术特征，但这种情况下会使申请成本过高且拖长战线。并且，进入复审后存在更多的不确定因素，例如，复审阶段并不是必然会发“拒絶理由通知書”，复审委针对复审请求也可能直接做出判决而不给申请人修改权利要求书的机会，因此，不建议将说明书中有力的可争辩的内容保留。
另外，即使实审审查员接到针对第一次“拒絶理由通知書”的创造性的答辩后，会发出了第二次“拒絶理由通知書”，该第二次“拒絶理由通知書”通常是最终OA（在“拒絶理由通知書”的下面会标注“<<<<最後>>>”的提示，针对最终OA的答辩中同样只能有条件地允许添加说明书中的技术特征，而对不符合条件的情况，也意味着丧失添加说明书中的技术特征的机会。
此处，顺便说明在什么情况下审查员会给出第二次“拒絶理由通知書”。根据实际经验，常见情况为：（1）审查员接受申请人的第一次意见陈述，但申请依然不符合授权条件，因此更换或者添加新的对比文件再次评价创造性（例如，第一次OA中有可授权项，但申请人未采纳而直接争辩）；（2）审查员第一次使用的对比文件不适当，重新检索使用新的对比文件再次认定创造性；（3）变更了审查员。
2. 1.2 第一次“拒絶理由通知書”中审查员仅指出创造性以外的问题
日本审查员在第一次“拒絶理由通知書”中没有指出创造性的问题，而指出不清楚、没有以说明书为依据、专利无法实施等问题。代理人需要确认是否是所有权利要求存在这些问题而导致审查员无法理解发明内容，从而无法评价创造性问题（部分权利为可授权项的情况除外）。如果是，那么针对第一次“拒絶理由通知書”应该着重解决这些不清楚问题，这种情况下，审查员针对意见陈述通常会发出第二次“拒絶理由通知書”。
这里特别需要注意的是，上述情况中，在针对第一次“拒絶理由通知書”的意见陈述中，代理人应该与发明人充分沟通以全面、清楚地解释这些不清楚问题，如上所述，日本审查意见通知书的次数较少，如果意见陈述后，审查员仍然认为无法消除不清楚问题，虽然还未涉及（未评价或者由于不清楚无法评价）创造性问题，但也会给出驳回决定，至此，该发明申请在实审阶段仅由于不清楚问题而被驳回，可能会导致申请人对代理人的能力有所质疑。
2.2 针对第一次“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的注意点
很多代理人在收到“補正の却下の決定”（修改不符合规定）时很苦恼不知道原因以及如何处理。例如，刚刚接触日本OA的代理人有时很不解：我的修改方案明明是以说明书为依据，而审查员却做出修改不符合规定的审查意见。
首先，我们说明收到“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的常见的两种情况。
2.2.1 针对最终OA的修改，仍然不具有创造性
如上所述，在第二次“拒絶理由通知書”为最终OA的情况下，只有在符合条件的情况下才允许添加说明书中的技术特征。假定该修改符合允许添加说明书中的技术特征的规定条件，但审查员审查后认为该发明申请仍然不具有创造性，则会在下达“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的通知的基础上，同时下达驳回决定，即，这种没有消除创造性问题的修改也不符合规定。其实，该“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的通知并不是不具有创造性的原因，可以将其看做为下发驳回决定做出铺垫的一个通知书即可。
2.2.1 最终OA以及申请复审时的修改不符合规定
如上所述，在答复最终OA或者申请复审时会有不允许添加说明书中的技术特征的情况，也可能会收到审查员的“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的通知。
为什么是可能收到呢？近年来，随着日本专利法的不断改进，通过实务中的尝试以及与日本代理所的沟通，发现这种情况存在不确定性，不是一定会收到“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的通知，即，某些案件中或者某些情况下，审查员可能会接受或者默许了这种修改方式，也就是说，实务中需要个案判断。
笔者认为，作为代理人还是需要知晓这种风险，以避免申请人对代理人的误解。例如，当针对最终OA或者申请复审时，存在多个方案，而申请人很希望添加说明书中技术特征，此时，代理人一定要向申请人说明这种风险，即，这种修改存在不被接受的可能性，但可以尝试。如果代理人事先没有向申请人提示，在收到“補正の却下の決定”（修改不符合规定）的通知时，申请人可能会认为代理人水平不够专业或者认为浪费了答辩的机会。另外，代理人也可以向申请人说明，在不被接受的情况下，复审阶段如果收到复审委的第一次“拒絶理由通知書”时还可以将明书中的该技术特征添加到权利要求中进行争辩，但也存在复审委不发出“拒絶理由通知書”而直接判决的可能。
以上，说明了日本实审中代理人需要注意的一些问题，此后，笔者还会陆续讲解一些日本专利审查中常见的问题以及需要注意小事项，例如、日本审查意见中的常见的“方法无执行主体”的问题、可授权项的处理方式、日本复审与实审的不同点以及注意事项等。同时，也欢迎从事日本专利业务的代理人来此交流。
