本国优先权怎么用

作者：蒋姝泓 专利代理人

《专利法》第二十九条规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

该条款可以将优先权分为国际优先权和本国优先权，针对大部分国内申请人而言，充分利用本国优先权制度，可以给申请人带来极大的便利和优势。以下笔者对可以使用优先权的主要情况进行简要介绍。

01发明专利和实用新型专利类型的转换

按照《专利法实施细则》第三十二条的规定，申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。因此，可以通过优先权制度对在先申请的类型进行转换。

例如，申请人在先申请案件A保护的是一种方法，但由于递交失误，导致递交成实用新型专利。按照实用新型专利的保护客体，案件A会被驳回。此时，申请人可以在A申请后的一年内，以与A相同主题提出新申请B，类型是发明专利，要求在先申请A的优先权，从而避免技术方案被浪费。

再如，申请人在先申请案件A保护的是一种设备，申请的类型是发明专利。但是经过后期深入检索，发现该设备很多技术特征已经被公开，创造性不足，授权风险较大，但是还是具备新颖性。此时，申请人可以在A申请后的一年内，以与A相同主题提出新申请B，类型是实用新型，要求在先申请A的优先权，从而取得实用新型专利权，避免技术方案被浪费。

02对权利要求进行重新布局和调整

按照审查指南的规定，在后申请的权利要求是否符合优先权，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。因此，原则上，只要在先申请的说明书和权利要求书有记载的内容，都可以在在后申请的权利要求中进行重新的布局。

比如，申请人在先申请一个案件A，涉及一种新材料。在A的权利要求书中，只保护了该新材料的组分及其比例，并未将其制备方法也写入权利要求中，但是在说明书中有详细的记载。在优先权期间内，申请人发现该新材料的制备方法也是需要保护的。此时，可以以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，将制备方法也写入权利要求书中，就可以达到将制备方法也进行保护的目的。

再如，申请人在先申请一个案件A，由于时间仓促，权利要求的技术方案中包括了很多非必要技术特征，使得保护范围很小。此时，可以以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，可以对独权中的非必要技术特征进行删减，以增加保护范围。

03对文件进行修改和调整

如果在先申请中，技术方案记载的很详细清楚，但是撰写上有很多形式问题，也可以通过优先权进行调整和修改，弥补早期申请产生的缺陷。比如，申请人在先申请一个案件A时，发现说明书中的多个实施例布局不合理，时序或者步骤之间有点混乱。申请人可以在优先权期限内以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，对实施例进行调整，以便更好得支持权利要求书的技术方案。再如，申请人在先申请一个案件A时，权利要求撰写范围较宽，而实施例撰写数量的较少，如果申请人在在先申请日后12个月的研发过程中又发现了更多的实施方式，则可以通过要求优先权的方式将新的实施方式补充到首次申请的说明书中，以更加充分支持权利要求书的保护范围。需要注意的是，对文件进行修改和调整不应当超过原权利要求书和说明书范围。若超出则超出部分不能享受优先权。

04将符合单一性的多个案件合并到一个案件

在符合单一性要求的条件下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并到一份在后申请中，从而减少以后需要缴纳的专利官费，达到节约开支的目的。例如，申请人在同一个发明构思下，为了提高申报数量，先后申请了三个案子A、B和C分别保护的是某产品的配方、制备方法及其使用方法。如果这三个案件后期陆续提实质审查或是授权，则需要缴纳三份实质审查费和三份年费。

后期不考虑专利数量的情况下，为了节约成本，申请人可以在A、B和C申请的一年内，以与A、B和C相同主题提出一个案件D，分别向A、B和C提出本国优先权请求，则A、B和C会被视为撤回，只保留一件申请D，后续的审查或授权只需要维护一个案件的费用即可。

05延长专利保护期

按照专利法的第四十二条规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。另外，专利法第十三条规定：发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。本条确定了我国专利法的临时保护制度。

例如，申请人在先申请一个发明案件A，申请日为2016年4月1日，公开日为2016年8月1日。那么如果该案授权，则A的保护期为2016年4月1日到2036年3月31日。如果申请人在2017年3月31日，以与A相同主题提交一个案件B，要求案件A的优先权，则案件B授权之后，保护期为2017年3月31日到2037年3月30日，同时，在案件A的公开日2016年8月1日至案件B的申请日2017年3月31日之间的8个月内，由于案件A处于以申请公开状态，可以获得临时保护，因此，该技术方案的保护期不仅延长了8个月还延长至2037年，给申请人带来了额外的收益。

06挽回视为撤回的专利申请

申请人想挽救视为撤回的专利申请，又不想通过高额的恢复费挽救，可以通过优先权要求。

比如，申请人申请了一个实用新型专利A，由于没有及时缴费，该案件被视为撤回。如果申请人还想保留该案件，如果请求权利进行恢复的话，按照目前的规费，需要缴纳1000元，而如果在优先权期间内，以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，则只需要缴纳申请费和优先权要求费，符合减免条件的话，申请费只需75元，优先权要求费一项80元，对于要求项数少的申请，如此操作可大大降低成本。

再如，如果在先申请A由于没有及时缴费被视为撤回，且已经过了恢复期无法恢复，则可以通过要求优先权的形式挽回该申请。

07补充实验数据

优先权的12个月给予申请人充分完善该技术方案的时间，这对化学和医药等需要实验数据来支持其专利性的技术领域尤为重要。现实中，如果按部就班地研究到最后再申请专利，该主题可能早已被他人抢先申请而使自己失去了获得授权的机会。而实验数据往往难以通过修改在先申请进行补充，因此申请人如能利用本国优先权制度提出不含效果试验的在先申请，并保证在12个月内提交公开充分的在后申请，则可最大程度的抢占申请先机。例如，申请人在先申请案件A保护的是一种化学产品及其制备方法，案件A里记载了该产品的光敏特性得到了改善，但是没有实验数据证实。效果实验完成后，则可以通过要求优先权的方式将效果实验补充到首次申请的说明书中，确保申请文件完整以通过审查。

需要注意的是，实验数据应当是由记载在在先案件A中的技术手段客观决定的，即在技术手段的结构未发生变化的情况下，其功能不变，案件B中补充的实验数据仅是对该特定功能的进一步验证，例如上述案例中的效果实验数据。如果在先案件A中因为缺乏某些实验数据而导致说明书公开不充分，则案件A难以作为要求优先权的基础。因此，实验数据是否能通过要求优先权的方式补充应当慎重判断。

以上对可以适用本国优先权制度的七种常见情况进行了简要介绍，当然还有其他适用情形有待继续总结。无论代理人还是申请人，如果对优先权的制度操作得当，将对专利的申请、布局以及战略制定带来灵活的操作空间。