发布时间: 2019-01-21
作者：孙强 高级专利商标代理人、诉讼代理人 苏婷瑜 律师、商标代理人
二、通用名称能否禁止他人正当使用？
依据《商标法》相关规定，一个商标无论在申请时或使用过程中被认定为通用名称，若另一个商标里含有该通用名称，前者无权禁止后者正当地使用通用名称的通常涵义。
举例：“竹家庄避风塘及图” 商标争议纠纷案。
系争商标为“竹家庄避风塘及图”（申请号1427895），最高院依据《商标法》相关规定，判决认定上海避风塘公司（即再审申请人）申请的“避风塘”属于一种风味料理或者菜肴烹饪方法的通用名称而不具有显著性，无权禁止磐石意舟公司（即二审被上诉人）正当使用‘竹家庄避风塘及图’商标。
理由包括：①再审申请人引证商标‘避风塘’（申请号1055861）是一种风味料理的通用名称，依据《商标法》第十一条的规定缺乏显著性并不得作为商标注册，二审被上诉人系争商标“竹家庄避风塘及图”整体上具有显著性，属于《商标法》第五十九条规定的正当使用情形。②二审被上诉人磐石意舟坚守餐饮行业正常市场竞争秩序，提供了一系列的证据证明“避风塘”作为餐饮业的一种风味系列特色，不应当由上海避风塘公司一家独享，并且上海避风塘公司之前也与磐石意舟企业具有特殊关系，明知“避风塘”的存在而申请注册商标具有明显恶意。③最高院特别强调，系争商标只要不会造成相关公众的混淆、误认，上海避风塘公司就不能禁止他人在“躲避台风的港湾”和“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的涵义上正当使用“避风塘”一词。由此可知，通用名称无权禁止他人正当使用。
举例：饮食业著名的“兰州牛肉拉面lanzhou niurou lamian”商标争议行政纠纷案[i]。
系争商标为“兰州牛肉拉面lanzhou niurou lamian”（申请号6288786），北京知产法院依据《商标法》第十一条等相关规定，判决认定“兰州牛肉拉面”是甘肃地区的风味小吃，单独考虑争议商标的文字与拼音部分确实缺乏显著性，不易被相关公众作为商标标识识别；但争议商标的图形部分占据商标整体大部分，整体具有显著性。由此案可知，兰州商业联合会无权禁止他人在“兰州牛肉拉面”风味小吃范围内正当使用。
举例：近期较热门的“大姨妈”案。
康智乐思申请了“大姨妈及图”商标（申请号12358149），多次向苹果公司投诉“美柚大姨妈经期助手软件”构成商标侵权，并要求禁止美柚在苹果APP上以“大姨妈”作为关键词搜索。美柚答复认为“美柚大姨妈经期助手软件”属于自身合法使用“美柚大姨妈”商标，遂向商评委请求认定“大姨妈及图”商标不具有显著性而应予以无效，理由是“大姨妈及图”主要认读部分“大姨妈”系一种亲属的称谓，特指母亲的姐姐，“大姨妈”现已成为公众约定俗成的对于女性月经的代名词，构成《商标法》第十一条第一款第（二）、（三）项规定情形，应不得作为商标注册。
商评委在商评字[2017]第000105612号无效宣告请求裁定书[ii]裁定“大姨妈及图”予以无效。但康智乐思对此提起诉讼，认为系争商标并不符合《商标法》第十一条的规定，由汉字“大姨妈”加图形构成而整体具有显著性。在一审阶段，北京知产法院认可了康智乐思的观点，系争商标“大姨妈”加图形构成而整体具有显著性。目前，该案尚在北京高院二审审理中。
“大姨妈”案与“避风塘”、“兰州牛肉拉面”案比较相似，二者都是约定俗成的词而非个别权利人独创的词，“大姨妈”指代女性月经，“避风塘”指代一种风味料理或者菜肴烹饪方法，“兰州牛肉拉面”指甘肃地区的风味小吃，都有被认定为在该相关市场内约定俗成的通用称谓的“嫌疑”，然而目前都被法院认定为并非通用名称。当然“兰州牛肉拉面lanzhou niurou lamian”和“大姨妈”商标最终是否会被认定为通用名称，我们还需要等待北京高院的终审判决。
商标法中的通用名称具有公共资源性质，它涉及私有权益与公共权益之间的平衡，如果通用名称被少数人专有，消费者在选购商品/服务时将会无所适从，也将严重扰乱同行企业正常公平的市场竞争秩序，世界各国法律均禁止将通用名称以商标注册的形式私有化，即公共资源不允许一人独享。
注释：
[i] 北京知产法院行政判决书（2018）京73行初911号
[ii]《无效宣告请求裁定书》商评字[2017]第000105612号
