发布时间: 2019-01-08
作者：郭向莲
鉴于中国专利实践中采用“先申请”原则，越来越多的申请人意识到申请日的重要性，也体会到优先权对于一件专利申请的意义。而是否可以要求优先权，是我们在专利申请程序中经常会遇到的问题。在此，笔者列出七项有关要求优先权的注意事项，希望能够引起大家注意，对于不符合任何一项规定的优先权，国家知识产权局都会发出《视为未要求优先权通知书》。
1. 要求优先权的中国发明/实用新型专利申请需要在优先权日起十二个月内提交
关于此项内容，申请人可以在专利法二十九条中找到有关规定。因此，以相同主题在中国提交申请时务必要严格遵循。如有十二个月期限落在周末或法定节假日的，可以顺延到周末或法定节假日后的第一个工作日提交。在PCT国际申请中，尽管有的申请人在国际阶段对于不符合该项规定的优先权（例如，国际申请日在该优先权日起十二个月之后，十四个月之内）提交了恢复，但是该PCT国际申请在进入中国国家阶段后，中国作为受理局将不会承认该项优先权。
2. 要求外国优先权的中国外观专利申请需要在优先权日起6个月内提交
根据专利法二十九条中第一款的规定，外观设计专利申请的优先权仅限于外国优先权，即申请人自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又以相同主题在中国提出外观设计专利申请的，可以享有优先权。而在中国第一次提出的外观设计专利申请不可以作为本国优先权被要求。
3. 优先权日必须早于中国申请的申请日
优先权日是指发明或实用新型专利在申请过程中要求优先权的日期。无论是外国优先权或本国优先权，都是指在规定时间内申请人就一项发明提出申请后又提出申请的，申请人有权要求以在先申请作为在后申请的优先权。但是，在PCT国际申请中，由于审查标准较为宽松，有的申请人将与国际申请日同日提交的其他申请作为国际申请的优先权。该优先权在后续PCT国际申请进入中国国家阶段时，会以不符合优先权定义为理由而被视为未要求。
4. 中国发明/实用新型专利申请对于要求本国优先权的特殊规定
根据专利法实施细则第三十二条第二款，在先申请的主题有下述情形之一的，不得被要求为本国优先权：
（1）在先申请已经要求外国优先权或本国优先权的；
（2）已经被授予专利权的；
（3）属于按照规定提出的分案申请的。
请注意：申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提交之日起即视为撤回。通常，审查员会在在后申请初步审查合格之后向在先申请发出《视为撤回通知书》。
5. 优先权文件（包括优先权转让证明）必须在中国申请日起3个月内提交
根据专利法第三十条规定，申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交优先权文件（即，在先申请文件副本）；未提出书面声明或未提交优先权文件的，视为未要求优先权。申请人可以在收到《视为未要求优先权通知书》两个月内提交恢复权利请求并缴纳恢复官费1000元，同时补交优先权文件。
请注意：如果申请人利用中韩或中欧双边电子交换服务获取优先权文件的，由于专利局系统原因而未获取成功的情况，可以在收到《视为未要求优先权通知书》两个月内提交恢复权利请求并补交优先权文件，无需缴纳恢复费用。而申请人利用优先权数字接入服务（简称DAS服务）获取优先权文件的，需密切关注国家知识产权局的邮件通知，确保国家知识产权局已经成功从世界知识产权组织（WIPO）获得优先权文件。如果未获取成功的，需要在申请日起3个月补交优先权文件。
6. 优先权申请必须为首次申请
在专利法二十九条中第一款的规定中，可以看出优先权申请被定义为在外国或中国第一次提出的专利申请（即，首次申请）。而在实践中，常常会有遇到非首次申请作为优先权的案例，审查员只要可以判定优先权申请已经要求外国或国内优先权，都会发出《视为未要求优先权通知书》。为了维护该项优先权的有效性，可以尝试采用提交意见陈述书来阐明该优先权申请在首次申请的基础上增加了新的内容，而将新增加的内容作为部分优先权被要求。为了更有力的说服审查员，建议指出新增加部分的内容。
7. 要求优先权的申请与优先权申请之间应该具有相同主题
要求优先权的中国在后发明/实用新型专利申请与优先权申请之间应该具有相同主题，虽然这里的“相同主题”并不意味在文字记载或者叙述方式上要完全一致，但是其在后申请权利要求中限定的技术方案需要记载在优先权申请中。
同理，要求优先权的中国在后外观设计专利申请与优先权申请之间也应具有相同主题，虽然这里的“相同主题”也没有严格到要求中国在后申请要求保护的外观设计与其优先权申请中的图片或者照片完全一致，但是属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：
（１）属于相同产品的外观设计；
（２）中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其优先权申请中。
如果因不属于“相同主题”而收到《视为未要求优先权通知书》时，专利申请人可以为了维护优先权的有效性，尝试采用提交意见陈述书来进行争辩，或者在时机允许的情况下以合适的方式进行文件的修改。
上述内容为笔者在实际工作经验中总结，仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中，请以CNIPA网站上发布的相关信息及法律法规为准。
