浅谈中国企业如何进行海外商标布局

作者：杨硕 商标代理人

在全球化的大背景下，中国企业如何进行海外商标布局，如何保障自身品牌和形象安全，避免与他人品牌发生冲突，同时也防止他人恶意抢注或搭便车行为，这一系列关于商标全面有效保护的工作是中国企业从本土向海外发展的过程中，实现其企业商业版图有序稳定的重要基石。本文旨在简要介绍关于海外商标布局的一些要点。

一、通常情况下，海外商标布局一般包括：商标的设计与选择、商标的申请注册、商标的使用与维护、商标的保护与维权。在实践中，企业可视其具体发展情况，逐步制定海外商标布局计划。

二、商标的设计与选择

1.商标的设计

建议企业选择独创性、显著性较强的标识进行商标申请。例如，臆造词和独创设计的图形标识，尽可能地避免和减少与在先商标的权利冲突。

2.  商标的选择

a、企业可以对商标进行分级管理，将商标划分为核心商标、重要商标、普通商标、防御商标，并按照企业集团持有、重点类别申请、重点国家布局的原则（针对核心商标、重要商标）；企业子公司分别持有、按需保护的原则（针对普通商标、防御商标）进行商标的申请注册工作。

b、企业可以根据不同的商标战略，例如单一商标战略、多商标战略、主副商标战略进行商标的申请注册工作。

c、企业可以根据其海外商业发展具体战略，例如是启用海外新商标、还是沿用国内现有商标，来进行商标的申请注册工作。

d、企业要注意不要申请与保护国禁忌相冲突的商标；对于纯中文商标，要考虑在不同国家注册的显著性问题。

三、 商标的申请注册

3.1. 商标的初步检索

在商标申请前，通过排查在先相同近似商标/确认商标是否具有显著性/是否符合保护国法律，可以对申请商标能否注册具有初步的了解。

3.2. 商品及服务的选择

a、企业可以参考行业数据，确定商品与服务；

b、企业可以根据其海外商业发展战略，确定商品与服务；

在预算允许情况下，企业可以广泛布局；若海外市场处于起步阶段，则应根据商业计划，步步为营，先在重点领域站稳脚跟，再逐步拓展。

c、企业挑选的商品/服务既要覆盖现有业务范围，也应当囊括企业未来可能涉及的业务范围。

3.3. 地理性布局

世界上国家众多，企业在部署海外商标布局时如何选择国家呢，下面介绍几个参数，供企业参考：

a、企业可以参考行业数据和企业海外商业发展战略，确定重要市场；

b、企业可以参考本行业的商业模式，确定重要市场；

例如：针对保险行业，传统模式和互联网保险在长时间内将共存于市场。保险类企业在商标海外布局中，应该考虑这两种模式的特点来合理布局市场。对于传统营销模式，企业可以将向海外扩展的主要精力放在东南亚、南美洲等人工成本较为低廉的国家和地区；对于互联网营销模式，一般以互联网文化发达的国家和地区为主，企业可以在科技较为发达的日本、韩国、欧洲、北美国家进行布局。

c、企业可以根据国家战略，确定重要市场；

例如企业可以结合自身海外发展战略，在“一带一路”沿线国家根据业务规划布局重要市场，并在重要市场进行海外商标布局。

d、同行业对标分析

企业可以参考同行业其他企业（特别是领先企业）的海外商标布局，在竞争对手海外商标布局的基础上进行补充布局。

3.4.申请时间

因各个国家商标审查周期不等，快则半年，慢则4-5年，因此企业应该提前一两年就进行海外商标申请规划。在商标名称确定后第一时间进行申请注册为最佳时间，产品上线前则应完成商标的申请工作。

3.5.申请途径

当前海外商标申请注册主要有马德里商标国际注册、区域组织商标注册和逐一国家商标注册三种途径。

a、马德里商标国际注册：通过马德里商标国际注册体系，申请人只需通过中国商标局向世界知识产权组织（WIPO）递交一份申请，即可指定最多101个国家，因此马德里商标国际注册是最常见并被大量申请人采纳接受的一种申请模式。截止 2018 年12月，马德里联盟共有102个成员，涵盖了亚洲、北美洲、欧洲等大部分国家，并且涵盖了欧盟和非知两大区域组织。现将马德里商标申请的优劣势比较如下：

单纯从节省费用的角度出发，如果企业意向商标注册国较多，马德里商标国际注册仍为性价比较高的选择。

b、区域组织商标注册：目前可以通过两大区域组织（欧盟 & 非知）进行商标注册。通过这两大组织进行商标注册，一份欧盟商标申请可以将商标受保护范围延及欧洲28个国家，一份非知商标申请可以将商标受保护范围延及非洲17个国家。

c、逐一国家商标注册：申请人分别向各国商标主管机关提出商标申请，各国商标主管机关根据本国商标法，对商标进行审查，若审查通过，公告期内无人提异议或者异议不成立（少部分国家会公告后置），申请人缴纳注册费用，商标既可获准注册。

现将马德里商标国际注册和逐一国家商标注册进行如下对比。

三、商标的使用与维护

商标成功注册，并不是完事大吉，企业一定要对其进行管理：

a.设立专岗专人进行管理；

b.根据各个国家对商标注册后的不同要求，对于商标取得注册后要在规定时间内提交使用声明/证据的国家（例如菲律宾、柬埔寨、莫桑比克、美国等），进行重点监控；

c. 企业名称、地址发生变化，一定要到各个国家进行注册商标的变更名称/地址备案申请，以避免因名称地址不符造成的出口查扣、再注册遭驳回等问题；

d. 注重使用，以应对第三人对其提出撤消申请及维权。

四、商标的保护与维权

a.企业要提高维权意识进行全球的商标监测，一旦发现侵权商标，及时提出异议，维护自身商标权利；

b.企业要预防抢注：很多情况下海外商标抢注者大多是当地华人或者企业在当地的经销商、加盟商、代理商，因此要警惕与企业有贸易往来的公司或个人，并且在与商业伙伴签订合同时对知识产权进行约定；

c.企业要注重收集商标的使用证据，必要时作为维权的有力武器。

以上是笔者在工作中对海外商标申请的一些总结，希望能够对企业起到抛砖引玉的作用。