发布时间: 2018-12-24
作者：王晓璐
《专利法》第九条第一款：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”
误区：同日申请发明和实用新型专利只能获得一个专利权
如果同日申请的权利要求保护范围相同则只能获得一个专利权，如果权利要求保护范围不同，则不属于相同的发明创造，可以分别获得授权。实务中一般实用新型专利审批周期短会先获得授权，在发明专利实审过程中，修改发明专利申请的权利要求与同日实用新型专利的保护范围不同并满足发明授权的其他条件则可以分别获得专利权。
误区：同日申请发明和实用新型专利发明人必须相同
同日申请有三个相同，申请人相同，发明创造内容相同，申请日相同，对于发明人并没有要求必须相同。按照常理，如果发明和实用新型专利申请的发明内容是相同的，那么做出同样发明创造的发明人也应该是相同的。
那发明人是否可以部分相同呢？当然可以，如果实用新型保护的产品结构，发明的权利要求既有结构又有方法，有的发明人参与结构改进，有的发明人参与方法改进，这也是很正常的。但是如果同日申请的发明人完全不同就有悖常理了，申请人还是应该按照研发活动的真实情况填写发明人，避免后期进行不必要的发明人变更。
误区：提交专利申请时没有在请求书中勾选【同日申请】，专利局会根据申请日和发明主题自行判断是否为同日申请
同日申请的发明和实用新型专利，其中一件申请的请求书中没有勾选【同日申请】或是都没有勾选【同日申请】，您同日提交的发明和实用新型专利申请将不能够视为《专利法》第九条第一款（以下也简称为“法九条”）的同日申请，也就丧失了二选一的权利，即不能通过放弃实用新型专利权获得同样保护范围的发明专利权。
这种情况下，在发明专利申请的实质审查阶段，如果实用新型专利已经公告，申请人只能通过修改发明专利申请权利要求与实用新型专利保护范围不同来规避法九条，否则发明专利申请将因为重复授权而驳回；如果发明审查速度更快，在进入实质审查阶段实用新型尚未授权公告，审查员也会检索同样发明内容的实用新型申请通知申请人放弃重复的专利申请或者修改发明申请的权利要求。
当然也有可能审查过程中存在失误，专利局分别授予了相同技术内容的实用新型专利权和发明专利权，但是这样的专利权是不稳定的，后期无效阶段无效请求人可以依据法九条提出发明或者实用新型专利的无效。
【案例】
发明专利：三轮摩托车、电动三轮车及柴油三轮车辆的人力，专利号：ZL201210054636.5
复审决定日：2018年7月26日
案件情况：申请人于2012年2月25日提交了本发明和实用新型专利申请，实用新型专利申请号201220075136.5，申请人在申请时未说明对同样的发明创造已申请另一专利（未在请求书中勾选），在本发明实质审查阶段审查员以权利要求不符合专利法第九条第一款的规定做出驳回决定。申请人未修改权利要求提出复审，复审委最终维持了专利局的驳回决定。
误区：同日申请发明和实用新型专利，实用新型专利授权后因未缴纳年费而终止相当于主动放弃实用新型专利符合《专利法》第九条第一款的规定
有的申请人看到发明专利申请有授权前景，觉得同日的实用新型专利最终也要放弃就不用维护实用新型专利了，所以会出现在发明专利申请审查意见答复期间，同日实用新型专利的年费期限将至，专利权人不缴纳年费让实用新型专利终止的情况。
申请人认为这种不缴费放弃专利权的行为等同于主动放弃实用新型专利权，符合法九条关于重复授权例外情况的规定。但实际并非如此，法九条的例外情形只限定在发明专利申请授权前，实用新型专利尚未终止的情况，其他情况不适用。
如果遇到上述的情形该怎么处理呢？一般来说，实质审查阶段的审查员发现同日的实用新型专利已经处于终止状态或者失效状态，会在审查意见中指出发明专利申请存在重复授权，要求申请人对发明的权利要求进行修改否则将不能授予专利权驳回专利申请。
如果实用新型专利还在恢复期内，申请人可以先办理恢复手续使实用新型处于有效状态再提出放弃实用新型专利权从而保留与实用新型专利相同的发明专利权利要求。如果实用新型专利已经过了恢复期，申请人只能通过修改发明专利申请的权利要求使之不同于实用新型专利才有可能获得授权。
【案例】
发明专利ZL201110222488.9，一种单纤双向收发器，无效决定号34931，无效决定日2018年2月1日
案件情况：
涉案发明专利：ZL201110222488.9， 申请日：2011年08月04日，授权公告日：2016年05月11日，无效请求人使用本发明专利的同日申请，实用新型专利 201120281616.2，授权公告日为2012年05月09日作为证据，依据法九条向专利复审委员会提起无效。复审委认为在本专利授权日2016年05月11日之前，在先获得授权的实用新型专利权已经于2013年08月04日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果专利权人后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条所不允许的。
由此可见，本专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，本专利并不属于专利法第九条规定的例外情形。因此由于属于同样的发明创造的实用新型在本专利授权公告日之前获得过专利权，因而本专利不能被再次授予专利权。
小结
《专利法》第九条第一款的同日申请要通过放弃实用新型专利权来解决重复授权的问题，需要有三个必要条件：
1、同日提交发明和实用新型专利申请时都在【同日申请】处进行了勾选；
2、发明专利申请授权前，同日的实用新型专利尚未终止，即处于专利有效状态；
3、申请人声明放弃同日实用新型专利权。
同日申请本是同样的发明创造被授予了两次专利权，是专利局对于禁止重复授权的例外规定，所以会在专利法中有明确的限制条件。三个条件缺少任何一个都将不构成专利法第九条第一款的情形，无法享受法九条一款的二选一机会。
文章中涉及案例来源于专利复审委员会口审公告及决定，感兴趣的朋友可以在http://www.sipo-reexam.gov.cn/搜索完整决定书。
