发布时间: 2018-10-26
作者：隋萍 律师、资深商标代理人
我方当事人美国梅西商贸集团公司（Macy's Marchedising Group, Inc.）（中国大众习惯称之为“梅西百货”，一家老牌的美国百货公司），于1998年在中国注册了第1192709号“CHARTER CLUB”商标，指定商品为第25类主要与“服装”相关的产品。
2012年2月，一家南非公司对我方当事人的上述商标基于连续三年不使用提起了撤销申请。我方当事人积极答辩，2013年9月商标局做出裁决，支持了我方提交的使用证据，裁决维持我方当事人的商标注册。
但对方不服，于2013年11月向商标评审委员会（以下简称“商评委”）提起了撤销复审申请。商评委于2015年1月做出决定，裁决撤销我方当事人的商标注册。我方当事人不服，于2015年2月向北京知识产权法院（以下简称“知产法院”）提起了撤销复审行政诉讼，请求知产法院维持其商标的注册。
本案进入诉讼阶段时，已是2015-2017年间，但我方要证明的仍是我方当事人原告的诉争商标在2009-2012年间在中国的使用证据。
本案开庭时已是2017年，距离要求提供证据的时间段较久，当时再重新收集要求时间段内的新证据非常困难，且由于原告在全球的关联公司众多，证据的收集过程中涉及到原告的美国、台湾、香港、大陆等多个关联公司及办事处，涉及到我方与原告各方不同人员的沟通与协调，证据的再收集难度很高，工作量也非常大。
此外本案对我方不利的点在于，原告之前提供的证据都是诉争商标“CHARTER CLUB”在中国OEM（贴牌加工）的证据，实践中OEM证据能否被中国官方认定为有效的使用证据，目前在中国仍有很大争议。
鉴于本案的上述难点，我方决定我方的工作重点在于对现有证据链进行梳理完善和加强扩充，以及对关键证据的补充说明。
本案我方当事人原告在商标局撤三阶段以及商评委撤三复审阶段提交的使用证据都是诉争商标“CHARTER CLUB”在2009-2012年间在中国的OEM（贴牌加工）证据，在这样的情况下，诉讼阶段我方重点强调了对于诉争商标产品所涉的出口行为而言，产品的加工生产、贴牌、货运、报关出口、以及原告与供应商的合同行为均发生在大陆境内。
而且出口程序包括多个环节，每个环节都有相关中国企业，甚至中国海关等机构的参与，因此很明显诉争商标“CHARTER CLUB”在这一过程中已起到识别商品来源的作用，而该识别作用发生地也是在大陆境内。
此外，除原有的OEM（贴牌加工）证据之外，诉讼阶段中，在我方的建议及帮助下，原告搜集到了在2011-2015年间诉争商标产品在中国加工出口美国后，再通过原告美国官网销售给中国消费者的数据，其中2011-2012年的几个订单是在要求的时间段2009-2012年的。
但原告的这些数据是通过第三方平台Borderfree进行管理的，由于出于成本的考虑，这些数据保存的时间仅为三个月，因此在本案诉讼期间原告已无法提供要求的时间段内的第三方平台提供的客观销售证据，而仅仅可以提供原告自行进行统计的一个销售数据列表。
为了辅助证明上述原告客观陈述的真实性，我方在中国互联网上收集到了有关原告与第三方平台Borderfree以及人民币支付平台支付宝合作的新闻报道，以及原告从第三方平台获取了其2015年调取数据时前推三个月时间段内通过原告美国官网销售并直接邮寄至中国的订单数据。
再者，我方搜集提供了原告目前在中国天猫开设有海外旗舰店，该在线商店上有近一两年内原告对诉争商标产品的大量销售情况。虽然所涉时间段非要求的时间段，但我方想借此证据说明诉争商标并未被闲置，而是原告目前仍在积极地在中国使用该商标，且在中国消费者中已具有一定的知名度，只是由于时间久远，一些证据的原始数据无法提供。
上述的客观证据也正可以展示出原告作为一家老牌美国百货公司，随着其全球市场扩张，一步步进入中国市场所经历的过程。
并且，为了将原告诉争商标“CHARTER CLUB”的上述使用现状及在中国市场的发展情况叙述地更清楚，我方向知产法院申请了原告香港关联公司的资深员工作为证人出席庭审，该证人一直负责原告与中国企业之间加工订单的管理及产品质量的审核。
但申请该证人出庭，我方需要提供大量的公认证材料，包括该证人所在香港公司与原告美国公司之间关系的客观证据的公认证，以及证人所在公司董事会决议授权该证人出庭的公认证材料等，这些材料的公认证需要在香港完成，而证人所在香港公司的部分高层董事身在美国，因此需要部分文件在美国签署之后拿到香港进行公认证或者部分董事从美国来到香港做公证，为完成该公认证，中间出现了不少困难，但原告和我方都没有放弃，尽力寻找不同的方案进行解决，最终在开庭前拿到了法院需要的公认证文件。
综合上述所有证据，我方对证据链进行了完善与补充，并且对关键证据进行了加强说明，在陈述中我方强调商标的使用是一个连续持久的行为，我方提供的证据可以相互佐证，证明原告对诉争商标“CHARTER CLUB”在中国一直被持续使用。
最终，本案成功争取到北京知产法院认可我方提供的证据构成有效的使用证据。北京知产法院在判决书中认定，“原告与中国大陆企业签订的合同、发票、货运收据、报关单、载货清单等证据可以形成完整的证据链，证明在诉争期间对诉争商标的使用”。
知产法院在判决书中还评述到，“注册商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的在于鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，保障商标制度良好运转。诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽商品直接出口至国外，未进入中国大陆市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国大陆地区，这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，故符合商标撤销制度有关使用的要求。
且使用诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续。故认定使用诉争商标的涉案行为属于商标使用行为，也是基于公平原则，符合我国拓展对外贸易政策的要求”。
本案的意义在于，成功争取到了北京知产法院认定OEM证据构成在中国的有效使用，尤其是使用主体还是涉外当事人的情况下，所以我们不能简单地相信OEM证据一定构成有效商标使用或者一定不构成商标使用的说辞，需要具体案件具体分析，并搜集提供有力证据支持，争取对自己当事人有利的结果。
