发布时间: 2018-10-19
作者：姚南 知识产权分析师
新的美国发明法案（America Invents Act, AIA）2011年9月16日由时任总统奥巴马签署，其中的一些内容直接生效。更多的法案内容，例如授权后程序，在一年后的2012年9月16日生效。最重要的内容，“先申请制”在2013年3月16日生效。与大多数国家不一样，在这之前，美国专利法采取“先发明制”，即先发明者有权优先获取专利授权。其中的体现包括第102条款内容的改变。下文对新旧102条款内容做了简要介绍。在下文中，旧美国专利法中的102条款用pre-AIA 102表示，新美国专利法中的102条款用AIA 102表示。
一、旧美国发明法案中的102条款
Pre-AIA 102条款包括pre-AIA 102(a)~(g)七条。审查员可以基于pre-AIA 102(a)~(g)中的任一条判断是否可以授予美国专利申请专利权。其内容分别如下：
1.Pre-AIA 102(a)：在美国专利申请的发明日以前，如果该申请的发明内容（实质上是权利要求内容，下同）被全球被其他人的专利或印刷出版物披露，或在美国被其他人知道或使用，则不授予该申请专利权。
2.Pre-AIA 102(b)：在美国专利申请的申请日一年以前，如果该申请的发明内容被全球范围内的印刷出版物披露，或在美国境内被公开使用或销售，则不授予该申请专利权。
Pre-AIA 102(a)和pre-AIA 102(b)分别限定了什么可以作为现有技术，两者看上去相似，但是有很多不同。Pre-AIA 102(a)限定了披露、知道或使用的主体是“其他人”，而pre-AIA 102(b)则没有对主体作限定。在pre-AIA 102(b)下，即使发明人自己的披露行为也会构成现有技术，也有可能导致无法获得专利授权。Pre-AIA 102(b)是一年宽限期的体现，即在公开发明内容后，发明人有一年的时间决定是否进行专利申请。两者对印刷出版物没有地域限制，而对“知道或使用”，或“公开使用或销售”，都限制在了美国境内。
两者还有有效日期的不同，有效日期之前的披露才可以作为现有技术。这里将印刷出版物、知道、使用、公开使用或销售等统称为披露。Pre-AIA 102(a)中有效日期是发明日，而Pre-AIA 102(b)中有效日期是申请日前一年。在美国专利法中，发明日和申请日可以是不同的。发明日由美国专利法和专利判例限定，是由构思（conception）、付诸实施（reduction to practice）和两者之间的勤勉（diligence）确定，一般会早于申请日，而最晚，是申请日。后面的几条内容也涉及发明日，这说明美国以前的审查体系是“先发明制”。
3.Pre-AIA 102(c)：如果发明人公开陈述过放弃发明，则发明人不能被授予该发明的申请的专利权。实践中这一条从未被使用过。
4.Pre-AIA 102(d)：在美国专利申请的申请日一年以前，在其他国家就同样的发明内容进行了专利申请，并在美国申请日以前该非美国专利申请获得授权，则不授予该申请专利权。
5.Pre-AIA 102(e)：对于一件美国专利申请，如果其发明内容被其他人的公开的美国授权专利、美国专利申请或PCT申请（以下统称“A公开”）披露，而且A公开的申请日在该美国专利申请的发明日之前，则不授予该申请专利权。其中，对于PCT申请，还应满足：国际申请日在2000年11月29日之后、指定美国和英文公开。
与pre-AIA 102(a)一样，pre-AIA 102(e)也限定了“其他人”和有效日期是美国专利申请的发明日。在pre-AIA 102(a)或pre-AIA 102(b)中，若一件公开的专利申请要成为现有技术，需要其公开日在美国专利申请的有效日期之前（发明日前、申请日一年之前）；而在pre-AIA 102(e)中，A公开的申请日在美国专利申请发明日之前便可以作为现有技术。
图1pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)内容图例
Pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)是审查专利或无效专利时常引用的内容，上图表明了三者之间的关系和区别。以公开出版物或公开的申请为例，在pre-AIA 102(a)中，发明日前的其他人的公开可以作为现有技术；在pre-AIA 102(b)中，申请日一年以前的任何人的公开可以作为现有技术；在pre-AIA 102(e)中，申请日在发明日之前的其他人的公开的申请（即，A公开）可以作为现有技术。在图中pre-AIA 102(e)的时间轴上，有两个申请日，最左边的申请日是现有技术的申请日，而右边的发明日和申请日是审查中的美国专利申请的发明日和申请日。
6.Pre-AIA 102(f)：对于一件美国专利申请，如果发明人不是该发明的真正发明人，则不授予该申请专利权。
7.Pre-AIA 102(g)：若在同一天递交的两件美国专利申请具有同样的发明内容，美国专利局会确定哪个发明人较早地做出了发明，而且没有放弃、废止或隐藏该发明，则对该发明人的专利申请授予专利权。这也是美国先前执行“先发明制”审查体系的体现。
二、新美国发明法案中的102条款
新102条款包括四条：AIA 102(a)~AIA 102(e)。AIA 102(a)规定了什么是现有技术；AIA 102(b)规定了AIA 102(a)中确定的现有技术的例外；AIA 102(c)规定了什么是共同拥有；AIA 102(d)规定了什么是有效申请日。在AIA 102中，不用再考虑发明日，而只用考虑有效申请日；还去除了pre-AIA 102中销售或公开使用等公开披露的地域限制，满足条件的世界范围内的公开披露都可以作为现有技术。
1. AIA 102(a)包括如下两点：
1.1 AIA 102(a)(1)：对于一件美国专利申请，在其有效申请日之前，若其发明内容被专利或印刷出版物披露、被公开使用、被销售或通过其他方式为公众所知，则该美国专利申请不能被授予专利权。
1.2 AIA 102(a)(2)：对于一件美国专利申请，若其发明内被其他人的美国专利、公开的美国专利申请或公开的PCT申请（以下统称“B公开”）公开，并B公开的有效申请日在该美国专利申请的有效申请日之前，则不授予该申请专利权。对于公开的PCT申请，仅需其指定美国，没有申请日和公开语言限制。
2. AIA 102(b)规定了AIA 102(a)条件下现有技术的例外。即，对于一件美国申请，满足AIA 102(a)条件的披露若同时也满足AIA 102(b)，则该披露不成为该美国专利申请的现有技术。这里，将被专利或印刷出版物披露、被公开使用、被销售或通过其他方式为公众所知统称为披露。AIA 102(b)与pre-AIA 102(b)相似，实质上是规定了在一年宽限期内，发明人自己或关联方的公开披露不应成为发明人的专利申请的现有技术。但AIA 102(b)考虑的是美国专利申请和现有技术的有效申请日。有效申请日可见下文AIA 102(d)的描述。
2.1 AIA 102(a)(1)下现有技术的例外：AIA 102(b)(1)，包括两点：
AIA 102(b)(1)(A)：满足AIA 102(a)(1)条件的披露，若其披露时间在该美国申请的有效申请日前一年以内，而且被发明人、共同发明人或其他人披露。而且其他人是直接或间接从该发明人或共同发明人处获得该披露内容（下同）。则该披露不成为该美国申请的现有技术。
AIA 102(b)(1)(B)：满足AIA 102(a)(1)条件的披露，该披露由第三方做出，但是在披露的披露时间前和一年宽限期内，发明人、共同发明人或其他人已做出过该披露。则该披露不成为该美国申请的现有技术。
2.2 AIA 102(a)(2)下现有技术的例外：AIA 102(b)(2)，包括三点：
AIA 102(b)(2)(A)：满足AIA 102(a)(2)条件的B公开，若其内容是直接或间接从发明人、共同发明人或其他人处获得。则该B公开不成为该美国申请的现有技术。
AIA 102(b)(2)(B)：满足AIA 102(a)(2)条件的B公开，若在B公开的有效申请日之前和一年宽限期内，B公开的内容已被发明人、共同发明人或其他人披露。则该B公开不成为该美国申请的现有技术。
AIA 102(b)(2)(C)：满足AIA 102(a)(2)条件的B公开，在美国专利申请的有效申请日之前，若B公开与美国专利申请被共同拥有，则B公开不成为该美国申请的现有技术。共同拥有可见下文AIA 102(c)的描述。
AIA 102(a)和AIA 102(b)及其他相关内容的框架和相互关系可见如下的表1。
表1 AIA 102(a)和AIA 102(b)内容示意
3.AIA 102(c)：规定了发明内容在合作研究协议下的共同拥有，共同拥有需满足下述三个条件：（1）B公开披露的内容和美国专利申请的发明内容是由一个合作研究协议的参与方完成而且该合作研究协议在美国专利申请的有效申请日或之前已生效；（2）美国专利申请的发明内容是该合作研究协议的范围内采取的研究活动的结果；（3）美国专利申请必须披露该合作研究协议的参与方的名字。
4.AIA 102(d)：规定了有效申请日。对于美国专利申请，若其没有优先权，则有效申请日是其实际申请日；若有优先权，则其有效申请日是优先权日。对于现有技术，首先需要求其是授权美国专利、公开的美国专利申请、公开的PCT申请（指定美国），即B公开。若B公开没有优先权，则其有效申请日是实际申请日；若B公开有优先权，则其有效申请日是优先权日。这里，B公开对应的美国申请或PCT申请的申请时间不需要在2013年3月16日之后。
例如，作为现有技术，一件公开的美国专利申请，其要求了中国申请的优先权，则该美国专利申请的有效申请日是中国申请的申请日。再例如，一件公开的中国专利申请，若其未作为优先权在美国申请并公开或进行了PCT申请并公开，则该中国专利申请的申请日不能作为有效申请日。若其要成为现有技术，需要其公开日在审查中的美国专利申请的有效申请日之前，即满足AIA 102(a)(1)的要求。
三、总结
上文用简单的语言介绍了pre-AIA 102和AIA 102的内容，感兴趣的读者可以在初步理解后查询美国专利局官网上对于该条款内容的更多说明。总的来说，相较于pre-AIA 102条款，AIA 102条款不再考虑发明日，而只考虑有效申请日；去除了先前存在的地域限制；并规定了什么是共同拥有和有效申请日。
