发布时间: 2018-10-16
作者：于磊 专利代理人
专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。该法条规定了说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求，这一要求通常被简称为充分公开要件。
根据上述法条规定，充分公开要件包括清楚、完整和能够实现三要素。清楚和完整的含义不言自明，能够实现是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。能够实现是满足充分公开要求的充分而必要的条件。清楚、完整从属于能够实现，是能够实现的程度要求。
笔者分析导致公开不充分的原因主要包括：在申请专利时，申请人可能出于保密的心理，既想追求一个较大的范围又想最大限度地保留不公开自己的技术方法，在撰写申请文件的时候没有把握好撰写的公开程度，从而导致说明书公开不充分；在撰写文件时，申请人使用了不规范术语，且未对这种术语给予定义，而本领域技术人员并不知晓该术语所指涵义，从而导致公开不充分；或者由于审查员在审查申请文件时，对发明创造所属技术领域的现有技术和/或发明内容出现解读错误，从而评判说明书具有公开不充分的缺陷。
在实践中，一旦审查员发出了说明书未充分公开发明的审查意见，答复往往很困难。由于专利法第三十三条的规定，公开不充分的缺陷是不能够通过向申请文件中补加实施例和/或补充技术特征来克服的。因此，对说明书进行实质性修改的余地并不大，申请人如若不想删除相关技术方案，只能进行争辩。
在争辩过程中，申请人需认真理解说明书和权利要求书的内容，力求说明和争辩本领域的技术人员根据原申请文件记载的内容能够实施该技术方案，必要时提供相关的证据加以佐证。
常用的争辩方向包括以下几方面：
判断审查员是否过于严苛地解读了公开充分法条。对此，申请人可以详细解释法条内容，把握住“能够实现”这个关键词，围绕法条基本要求正面阐述说明书公开的内容足以使本领域技术人员在无需创造性劳动的情况下即可实施技术方案，解决技术问题，达到预期的技术效果。
判断审查员是否对发明内容的理解不够充分、准确。如果是审查员错误解读了发明内容，申请人应在答复意见中予以指出并进行进一步释明，以使审查员确信本领域技术人员能够理解本发明，能够实施技术方案，解决技术问题并实现相应的技术效果。
针对审查员所指出的技术手段没有解决技术问题的审查意见，申请人应当着重于确定所解决的技术问题。技术问题包括说明书中明确记载的技术问题；通过阅读说明书能够直接确定的技术问题，例如从背景技术部分提到的现有技术存在的缺陷可以判断出发明所要解决的技术问题是克服该现有技术存在的缺陷；以及根据说明书中记载的技术效果能够确定的技术问题。只要解决了其中任何一个技术问题，都可以认为满足了“解决其技术问题”的要求。
针对审查意见中所指出的技术术语或者技术手段含糊不清的内容，可以争辩其属于本领域技术人员的公知常识，或者属于申请日前的现有技术，因而无需在说明书中加以详细说明。对于这种争辩方式，往往需要提供证据来证明所主张的观点。可用的证据包括教科书、技术手册、正规出版物等证明的现有技术或公知常识。需要注意的是，审查员一般不予考虑的证据包括：实验数据或补充的实施例、非出版物的证据、在申请日或之后公开的出版物。还需要注意，提供证据时要考虑证据可能对创造性产生的影响。
关于审查员所指出的技术手段没有实现技术效果的审查意见的争辩。技术效果是由技术方案中技术特征以及技术特征之间的关系总和所产生的通常产生了预期的技术效果，即证明发明解决了技术问题。证明方式有两种：一是申请文件中明确记载的试验；二是根据已有事实进行逻辑分析及推理。
利用举证责任进行争辩。审查指南规定审查员如果质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，应当有合理的理由，因此如果审查意见通知书中的结论缺少实际事实的支撑，可争辩审查员未尽到举证责任，要求审查员提供证据证明其观点。
不可否认，上述争辩均有其局限性。解决公开不充分的问题最根本的方法是从源头抓起，即在撰写阶段就使说明书对技术内容的公开达到所需的程度，即达到所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不付出创造性劳动就能够实现该发明或实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果的程度。
