发布时间: 2018-09-19
作者：张浴月 资深专利代理人、律师
美国限制要求（Restriction Requirement）对于中国专利申请人常常比较陌生。限制要求，有时也称为限缩要求，或缩限要求，都是同一回事。
基本的场景就是:
美国审查员：嗨，你要求保护的这些发明和/或实施例是独立的和截然不同（distinct）的，给我太多的审查负担了，你应该选择一个发明或一组权利要求，一个实施例让我审查。
国人：明明有单一性啊，这不是相同或相应的特定技术特征吗？
国人第一反应就是用中国的单一性判断规则来思考，一般不会轻易就范，不是按照审查员的要求去选择（elect），而是考虑能否像中国一样，通过修改和/或陈述反驳意见，来克服限制要求。这种答复思路小部分是正确的，但是却远远不够，只考虑了眼前的局部的问题，从长远看并不能准确地把握住实质，也不能很好地控制审查费用、周期、有其他关联申请时的风险。
实际上，美国的限制要求制度与中国、EPO等世界主要国家、地区的专利制度大相径庭。美国的限制要求的判断规则、对象分类、程序的走向（withdraw and rejoin）堪称独树一帜。此外，美国的限制要求制度再结合上美国其他特殊的制度，例如与“非显而易见性重复授权”结合，与分案申请的结合产生的避风港制度，与继续申请的结合的禁止反言等等，更使得整个限制要求要考虑的时间跨度超越了本申请的当前的审查节点，甚至超越了当前的申请本身！
笔者在此将关于限制要求制度，国人的常见问题做一系列探讨如下，以便于实务中更好的操作。
系列（一）：能否修改？如何修改以及陈述？
问题 1：在答复限制要求时，是否可以删除先前的权利要求，并添加一组先前未提出的完整的不同权利要求（得到说明书的支持的前提下），这组权利要求是针对先前未要求保护的另一个发明提出的。
例如，先前的权利要求是两组权利要求，一组是针对药物组合物X用于制造治疗Y疾病的药物的用途权利要求(瑞士式权利要求),另一组是针对用于治疗疾病Y的组合物X，审查员认为这两组权利要是关于两个截然不同（distinct）的发明的，要求从这两个组中的选择一个。
由于该组合物本身可能不是新的，并且USPTO允许要求保护对人的治疗方法（虽然中国和EPO不允许），因此可否此时提出第三组权利要求，要求保护一种针对包括施用组合物X的治疗疾病Y的方法？
回答:根据进入美国的途径，以及修改的程度等具体情况而定。
（1）对于通过巴黎公约去美国的申请：在审查员认为修改后的权利要求“切换发明（switch inventions）”到实质上的新发明时，审查员可以拒绝接受这些新的权利要求。
对于上面例举的第三组权利要求，正如审查员认为制造药物的用途和组合物本身是两个发明一样，他也可能认为相应的治疗方法是截然不同的第三个发明。在此情况下，申请人可能需要提交RCE/分案申请/继续申请来让审查员审查这些权利要求。
（2）对于通过PCT去美国的申请：与中国相同的PCT申请的单一性的判断规则适用，申请人有更好的机会争辩在几组权利要求之间包括了相同或相应的特定技术特征，来克服限制要求。
但是也要注意不能高兴太早。虽然可以使用PCT申请的单一性的判断规则来争辩，但由于这个规则是放在美国限制要求制度框架内，必然是受到限制要求制度其他相关制度的制约，因此在争辩由于两个权利要求之间包括相同或相应的特定技术特征所以是一个统一的发明构思时，要避免给审查员落下口实，即用相同的现有技术可以同时反驳这两个权利要求，即这两个权利要求没有独立的专利性，一枯俱枯。
基于此，比较保险的方式是：不该说的不能说，争辩失利也比削弱权利要求的价值更好。
问题 2：可不可以通过修改先前的权利要求来克服限制要求？
例如，权利要求1-10保护产品，权利要求11-20保护工艺，限制要求指出权利要求11不包含权利要求1的本质特征（essential feature）。可否修改权利要求11使其包括这个本质特征来克服限制要求？或者，删除第二组，在现在或者将来的某审查阶段加上其他的关于第一组的权利要求？
回答:可以通过修改先前的权利要求来回复限制要求，具体的效果也根据进入美国的途径，以及修改的程度等具体情况而定。
（1）对于通过巴黎公约去美国的申请：根据美国的限制性惯例，修改工艺权利要求，使其“镜像”产品权项的要素，通常只有在工艺权利要求中列举“名义”上的工艺要素时才会成功。
例如，产品权项是一种掩模版，包括：X,Y。修改工艺权利要求为仅仅为“提供X”、“形成Y”等才很可能会成功克服限制要求。也就是说，如果修改后的工艺要求不需要审查员对未包括在产品要求中的工艺要素进行另一次搜索。但是，如果工艺权利要求中有“重要”的工艺元素，例如，通过刻蚀工艺形成Y，那么审查员可能仍然坚持其限制要求。
（2）对于通过PCT去美国的申请：在上面的场景（产品/工艺）中，根据中国的单一性判断规则来答复，修改工艺权利要求，使其“镜像”产品元素，即，使修改后的两组权利要求包含相同的“特定技术特征”有可能消除限制要求。
这当然取决于这样一个假设，即审查员没有发现产品权利要求的现有技术。如果审查员引用了检索的现有技术来提出限制要求，则需要修改工艺权利要求，使修改后的两组权利要求包含相对于引用了的现有技术的相同的“特定技术特征”才可以。
与问题1新增一组权利要求时同理，在争辩修改后的两组权利要求是一个统一的发明构思时，也要避免给审查员落下口实。
问题 3：
如果我修改了权利要求和/或增加了新的权利要求，并且自认为足以消除限制要求时，我是否还需要选择？对于新增加的权利要求，审查员是否还可能认为是截然不同的权利要求，从而发出限制要求呢？
回答:不论是通过巴黎公约还是PCT途径去美国的申请，即使你根据限制要求修改了权利要求，答复时也必须选择权利要求。否则，答复将被视为“不适当”或“未答复”。
例如，权利要求1-10保护产品，权利要求11-20保护工艺，答复时撤回（withdraw）了11-20，增加了新的10个关于产品的权利要求21-30。此时，申请人最好应作主动预防式答复，即注意审查员之前提出限制要求所使用的推理，答复称：在审查员可能继续应用类似的推理来限制新的/未决的（new/pending）权利要求的范围内，申请人选择权利要求26-28进行审查。
小结:以上是针对先前的权利要求存在缺陷或遗漏，你觉得非改不可的情况。如果不存在这种情况，由于在发限制要求时，审查员往往还没有进行实质上的审查，没有引用对比文件，申请人比较明智的选择还是按照要求来选择希望被审查的对象，同时不要陈述反对意见（without traverse），从而在将来面对对比文件时，可以有针对性的陈述。
