发布时间: 2018-08-30
作者：林彦光 涉外专利代理部经理
近年来，伴随国内企业海外的发展，涉外专利布局亦逐渐形成不可挡的趋势。由于美国是全球主要市场之一，再加上美国专利诉讼高额的损害赔偿以及求偿美国境外专利侵权损失的可能，美国专利申请应是国内企业涉外专利申请的必选国家之一。美国专利制度于审查阶段，对发明专利申请案具有不同的分案态样，国内企业于申请美国发明专利时，应对各种分案有一定的了解，而能灵活运用此分案制度以增加企业专利的家族数量及增加自身专利的多样化。因此，笔者针对美国专利分案的态样提供以下浅析。
接续案(Continuation Application, 简称CA案)
CA案是母案(美国原发明申请案)尚处于审查阶段而提出的另一件专利申请案。
企业运用接续案的情况如下:
第一种情况，企业于美国专利母案审查阶段，如遇到原母案的权利要求可专利性前景极低的情况下。此时，企业可考虑在原母案未放弃的期间，以原母案说明书为基础，重新撰写权利要求并以另一新申请案进行提交，以避免提高额的接续审查请求(RCE)费用。
第二种情况，原母案获准领证前，如原母案的实施例揭露的技术具有其他可专利性的技术特征，企业亦可考虑将所述可专利性技术特征撰写成立新的权利要求，再行申请另一新申请案，以增加同族专利的数量。其中，许多欧美厂商经常使用第二种情况，于市场上出现跟自家专利技术相关的竞争产品且自家专利仍处于审查阶段，欧美厂商会依据竞争产品的技术特征与自家相关专利技术进行技术比对后，依据比对后的结果再撰写一份权利要求进行提交。如最终同族专利皆获准，则未来可以同族专利对竞争对手进行专利侵权的诉讼或授权，以加大专利侵权损害赔偿金或授权金。
第三种情况，原母案于审查阶段期间，如发现原母案的专利稿件有缺失(例:翻译有问题)，于不超过原母案的揭露范围前提下，将说明书进行改写后再提出申请。
另外，对国内企业而言，如第一案为国内申请的话，上述三种情况的CA案专利有效期是以第一案申请日起算。
部分连续案(Continuation In Part Application, 简称CIP案)
CIP案是美国专利制度一种特别的发明专利申请态样，CIP案包含了母案揭露的部分技术特征及新研发的技术特征。
专利申请人于专利审查阶段期间，申请人无法增加母案说明书揭露的技术内容。如发明人运用了母案的部分技术而产生了新技术特征，在这种情况下申请人可以提出CIP案进行申请。CIP案的说明书揭露内容会包含母案部分技术特征也包含了新技术特征。然而，需注意的是，CIP案的新技术特征并不享有母案的优先权，但对于新技术特征的申请日是以CIP所提出之日期。另外，对国内企业而言，如第一案是国内申请的话，CIP案专利有效期是以第一案申请日起算。
分割案(Divisional Application, 简称DA案)
DA案与母案说明书揭露的内容一致，唯有权利要求不同。
DA案是于专利审查阶段，当审查员认定在审查专利包含两个或两个以上个别独立且不同的发明，审查员将会发出「限缩请求」(Requirement for Restriction)，要求专利申请人选择其中一组发明进行审查，而申请人则可依据35U.S.C.121对未被选择的发明提交DA案。DA案可以保有与母案相同的申请日而有相同的专利有效期。同样地，对国内企业而言，如第一案是国内申请的话，DA案专利有效期是以第一案申请日起算。
此外，CA案与DA案相当类似，两种分案皆为将说明书揭露的技术特征从母案切割出来。两种分案最大的不同点在于，DA案是母案中的权利要求包含两个以上的发明，申请人想要提交两个发明专利时的产物，而CA案则是基于专利申请布局需要或弥补原母案缺失而产生的产物。
美国专利分案制度提供了申请人不同的分案选择，如申请人能依自身需求运用美国的分案制度以丰富同族专利的数量及增强专利技术堡垒，并于企业拓展海外市场期间遭遇专利诉讼时提供进可攻、退可守的应对宝典。
