浅谈墨西哥审查意见的答复

作者：金鹏 专利代理人

墨西哥合众国（The United States of Mexico）是拉美经济大国，国内生产总值居于拉美第二位，仅次于巴西。墨西哥主管专利及商标的行政部门为墨西哥工业产权局（IMPI）。

墨西哥的发明专利申请在形式审查合格予以公布后，若在6个月的异议期内未被提出异议或对于异议的答辩成功，则会进入到实质审查阶段，将由墨西哥工业产权局的审查员发出审查意见，申请人需要在2个月的答复期限内进行答复。该期限内若未进行答复还可自动获得2个月的延长期限，该延长期限不需提前请求但需要缴纳延期费用。

在实质审查阶段，审查员最多会发出4次审查意见，在第4次审查意见答复后如仍无法授权则将发出书面驳回意见（Refusal Writ）。与中国专利申请不同，该书面驳回意见发出后，将不再允许申请人修改、陈述或提出分案。因此，若申请人已经收到IMPI发出的第3或第4次审查意见，则在提交答复前最好先请墨方律师与审查员进行沟通或会晤，以尽可能避免收到进一步的审查意见或书面驳回意见。

审查意见中通常会指出的问题包括：权利要求的新颖性、创造性问题，以及权利要求属于不授权客体的问题。

第一，对于新创性问题，根据不同的审查意见，申请人可以选择运用如下的答复方式来应对：

1、如审查员给出了对比文件，且依据对比文件评述了本申请的各项权利要求，则类似于中国申请的审查意见的答复方式，申请人可以基于对比文件对本申请的权利要求进行修改及意见陈述。

2、审查员虽然给出了对比文件，但并未针对权利要求进行具体评述，而是要求申请人依照同族申请在其它国家的已授权权项进行一致性修改。审查员通常可能参照美国、欧专局、中国、俄罗斯、日本、韩国等的授权专利，其中，美国和欧专局的授权专利是审查员更倾向于参照使用的。申请人应注意的是，在参照中、俄、日、韩等非英语国家的授权专利进行修改时，为了便于审查员进行技术审查（Technical Examination），通常需要准备授权权项的英译文或西班牙语译文，在答复审查意见时一并提供给审查员。

对于此类要求依照同族已授权权项进行一致性修改的审查意见，通常情况下，为了能够以最小的成本尽快获得授权，申请人遵照审查员的要求进行修改即可，但也不排除采用其它的修改方式。例如，审查员要求依照日本授权文本进行修改，但申请人考虑到日本授权文本的独权保护范围过小，或者在墨西哥不希望采用日本的权利保护范围，则可以参照比如韩国的授权权项进行修改。当然，若该申请同时也在美国或欧专局获得了授权，则根据其中之一进行一致性修改是审查员所更加乐于接受的。

此外，申请人若不愿意参照任何其它国家的授权权项进行修改，也可以基于审查员给出的对比文件正面作答。此种答复方式成本较高，而且可能不被审查员接受而导致再一次审查意见。

第二，权利要求属于不授权客体的问题，可能存在于原始提交的墨西哥权项中，也可能是由于根据上述第2点进行权项的一致性修改而引发的（该问题存在于其它国家例如美国的授权权项中）。对此，申请人可以视权利要求的不同情况而进行删除或修改。

以电学领域的申请为例，计算机程序或软件在墨西哥属于不授权客体，审查员通常会要求删除。直接应审查员的要求进行删除当然是一种可以选择的答复方式。例如权利要求的主题为“A non-transitory computer-readable storage medium having stored therein instructions that, when executed by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform:…”，对于此种涉及计算机存储介质的权项，在答复时通常直接删除即可。

然而，当权利要求的主题为“A device for …, comprising: a processor; and a memory for storing instructions executable by the processor, wherein the processor is configured to: …”时，仔细分析可以发现，其中真正涉及到计算机程序或软件的部分只有“a memory for storing instructions executable by the processor”，在这种情况下可以不按审查员要求进行删除，而是将上述部分修改为“a memory coupled to the processor”。通过这种修改方式，去除了其中涉及计算机程序或软件的可执行指令，而改为硬件之间的连接关系描述，这种修改方式通常是可以被审查员接受的。

上面列举了对于新创性问题以及不授权客体问题的几种常用答复方式，申请人可以综合考虑自己的专利策略、申请所处的不同审查意见阶段、代理成本等，来做出适当的选择。

另外，如前所述，墨西哥审查员在审查中乐于参照美国或欧专局的审查结果。因此，在答复墨西哥审查意见时，如果同族申请恰好在美国或欧专局已经进行了审查意见的答复，则可以考虑在墨西哥主动进行延期答复，以等待美国或欧专局的审查结果。如果通过延期能够将美国或欧专局的正面审查结果提供给墨西哥审查员，则对于墨西哥申请的授权会是比较有利的。

希望本文能够让您对墨西哥审查意见的答复有初步的了解。在这几天盛夏的暑热里，来上一瓶墨西哥的科罗娜啤酒，若想成为墨西哥专利权人的话，尽快联系我们吧！