发布时间: 2018-07-17
作者：董天宝 专利代理人
本文拟对分案申请作些初步探讨，欢迎批评指正。
《中华人民共和国专利法实施细则》第四十二条第一款规定：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
其中，本细则第五十四条第一款是指：国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。
在目前的专利实践中，申请人可以根据审查员提出的不具有单一性的审查意见提出分案申请，也可以主动提出分案申请。本文中主要针对“主动提出”分案申请的情形进行探讨。
一、提出分案申请的期限
根据《专利审查指南》的规定，申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请，即原专利申请受理后至办理（授权）登记手续期限届满前之前的任何时间。需要注意的是，即使申请人在两个月期限届满之前提前办理了办登手续，仍可根据上述规定在办登之后、两个月期限届满之前提出分案申请。
对于审查期间视撤的申请，需要在办理恢复权利手续之后才能提出分案申请。
对于被驳回的申请，自申请人收到驳回决定的三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请。同时，在复审及后续的行政诉讼期间，申请人也可提出分案申请。
对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。
由此可见，分案申请的提出时间范围非常广，远比优先权制度的12个月长。
此外，根据《专利审查指南》第一部分第一章5.1.2的规定，分案申请适用的各种法定期限，例如提出实质审查请求的期限，应当从原申请日起算。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足两个月的各种期限，申请人可以自分案申请递交日起两个月内或者自收到受理通知书之日起十五日内补办各种手续；期满未补办的，审查员应当发出视为撤回通知书。
对于某些分案申请，可能会出现在期限到期前尚未确定权利要求保护范围的情形。为尽可能延长准备的时间，申请人可以在期限前提交一份初步确定的权利要求，之后待该分案申请收到《进入实质审查阶段通知书》之日起三个月内提出主动修改，从而得到期望的保护范围。
二、通过分案申请可以处理的实际问题
申请人可以利用分案申请的规则通过主动提出分案申请来争取更多利益。
1、要求保护未写入权利要求书中的发明
原说明书中公开了若干项发明，但是在原申请的权利要求书中由于种种原因仅要求保护了其中的几项发明。在这种情况下可以依据原始公开在说明书中的发明撰写新的权利要求书并提出分案申请。这是主动分案申请的一个最主要的动因。
为避免出现分案申请超范围的问题，申请人在撰写申请文件的阶段最好将所有的发明都写入权利要求书中，即使他们明显不具有单一性。即使不想将其写入原申请的权利要求书，如果有日后分案的打算，也要在撰写申请文件的时候埋下伏笔。具体地说，至少要在发明内容部分公开所有发明的技术方案，并且在具体实施方式部分与其呼应。否则在后续的分案申请权利要求撰写中，申请人就不得不将具体实施方式中与该项发明相关的所有特征都加入权利要求中，造成保护范围非常小的不利后果。
2、扩大专利保护范围
基于《专利审查指南》第二部分第八章5.2.1.3的规定：主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。可知，在答复审查意见通知书的被动修改时，是不能随意删除权利要求的非必要技术特征，尽管修改内容符合专利法第三十三条的规定，由于不利于节约审查程序，审查员通常不会接受。
如此，可以采用另行提出分案申请的方式，删除权利要求中的非必要技术特征或者上位技术方案，由于分案申请的技术方案没有超出原始公开的范围，同时满足分案申请与原申请要求保护不同的发明的条件，因此可以顺利得获得授权。
相较于提交优先权来说，采用分案申请的方式，一则保存了原申请，二则可操作时间大大延长。
3、克服公开不充分的缺陷
审查员可能在审查意见通知书中指出某项技术特征在说明书中公开不充分，若确实公开不充分，则在某些情况下可通过分案的方式删除该技术特征，以克服上述缺陷。
4、尽快获得授权
例如在一件包括10项权利要求的专利申请中，审查员在审查意见中认为独立权利要求1～3没有新颖性和创造性，而其他权利要求具有专利性。这时申请人在答复审查意见时可以放弃权利要求1～3，而保留审查员未拒绝的权利要求4～10，从而获得尽快授权。对于放弃的独立权利要求1～3，申请人可以另外提出分案申请，在分案申请中争辩其具有专利性的详细理由。这样申请人一方面可以尽快获得权利，以保护其产品，另一方面可以争取尽可能大的保护范围。
此外，原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同，保护范围不同，因此满足不相同的发明创造的条件，符合分案申请的要求并可以在授权后两个专利可以同时存在。
5、延长案件的审查时间
通过分案的方式，来延长审查时间，以达到某些商业目的。
6、重新进行审查
当答复审查意见出现“人为困难”时，可尝试通过分案申请更换审查员。尽管按分类号向各审查部门派案，但是每一审查部门的派案通常是随机的，特别是在当前的有多个审查协作中心存在的情况下，分案申请在分配到母案审查员手中的概率不大。这样，通过换人，有时可以达到克服“人为困难”的效果。
总而言之，申请人通过主动提出分案申请往往可以为申请人带来其他方面的好处，因此如何巧妙利用分案申请为申请人争取最大的利益是代理人需要思考的。
