专利无效制度的另类使用——专利权人自提无效

作者：王晨 专利代理人

专利无效制度是专利制度必不可少的组成部分，其实质是一种法定的纠错机制，因为专利权的授予具有较强的主观性，任何国家都无法保证其授予的任一项专利权都完全符合本国专利法的规定。对不符合专利法却被授予的专利权宣告无效，可最大程度的减少不合规专利权的存在，以维护公众的合法权益，避免出现权利竞合。

目前，专利无效宣告请求通常是针对他人专利权提出的，主要包括两种使用策略：一种是在专利侵权诉讼中，专利无效宣告是被告的常用抗辩手段；另一种是企业可以通过专利无效宣告打击竞争对手的特定专利，以获得竞争优势或消除专利壁垒。

但是，现行专利法（专利法第四十五条）并未排除专利权人作为无效宣告请求中请求人的权利，也就是说，任何人或单位都可以对自己的专利权提起无效宣告请求。但是，在实践中，专利权人对自己的专利提出无效宣告请求的情况是存在的，表面上看来，这种做法似乎是一种“自我攻击”的行为，但其实可利用了这种权利的“保留”，是利权人自控风险、提升价值。特别是在国家知识产权局于2017年对审查指南修改后，在无效程序中，专利权人对权利要求的修改得以放宽，修改权利要求书的具体方式包括权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中，权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。这样一来，专利权人在通过自提无效修改权利要求书时的操作余地更大，自提无效的作用将得以扩大。

下面对专利权人自提无效的作用进行简要介绍，主要从以下角度考虑：

一、不同于美国及欧洲对授权后专利允许修改的做法，我国现行专利制度中并缺乏专利权针对已授权专利的修正程序，这样一来，对于存缺陷的专利权而言，一旦授权，这些缺陷将在较大程度上被固化，导致专利稳定性较低，专利价值也相应较低。在此种情况下，专利权人可通过宣告自己的专利权部分无效，并在无效程序中，对权利要求书进行一定程度的修改，对权利要求的保护范围进行缩小；解释保护范围不清楚和得不到说明书支持的内容，从而实现专利权的间接修改，利用专利权的限缩提高专利权的稳定性，增大被他人无效的难度。

二、专利权人自提无效属法律上的“自认”行为，无效理由及证据由专利权人自己提出，而专利权人提出无效宣告请求被专利复审委员会确认后，任何单位或个人，特别是竞争对手，再以同样的事实、理由提出无效宣告请求，专利复审委员会可因为“一事不再理原则”而驳回，此时，其他人要想宣告该专利权无效，则必须寻找新证据或理由。由此，可在一定程度起到阻却他人发起无效宣告请求的作用。

三、通过自提无效宣告申请，专利权人可对自己的专利权进行无效测试，借审查机关之手测试专利权的稳定性，且专利权人可适时撤销请求。如果发现专利权稳定性较差，且难以修改，则可做到心中有数，尽量避免以发起侵权诉讼的方式维权，防止专利权在专利无效抗辩中被宣告无效，避免败诉和专利权无效的局面同时出现，有利于降低损失。

四、如上文所述，当专利权人发起专利侵权诉讼时，被告方往往通过会对涉案专利提出无效宣告请求来抗辩，并向受理法院提出中止审理的申请，若法院决定中止审理，则需要等待无效宣告请求的审理结果确定后，再恢复审理。若专利权被宣告无效（全部无效或部分无效），则专利权人的诉讼请求将难以得到完全支持，即便专利权最终被维持，也可以使诉讼周期最大程度的延长，增大专利权人的诉讼成本，难以及时得到赔偿。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第十一条的规定，人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。可以看出，经过无效宣告程序后被维持的专利权符合上述规定，有利于避免侵权诉讼进入中止审理的阶段，降低专利权人的诉讼成本。且在司法实践中，对于经过无效宣告请求且被维持的专利权，特别是实用新型专利和外观专利，人民法院通常不会决定中止审理。

五、专利权是一种无形的财产性权利，不同于有形产权的所有权，专利权可以因任何人提出的无效宣告程序而无效，这就使得要衡量专利权的价值，就不得不考虑其权利的稳定性，即被宣告无效的难易程度。特别是在以专利权出资或进行转让、许可、质押融资以及运营等时，稳定性较高的专利权往往会获得的较高的估值，使专利权人的利益最大化。而经过一次甚至数次无效宣告程序后被维持的专利权，其通常会获得更高的估值，也就是说，专利权人向自己的专利提出专利无效宣告请求不失为一种提升专利价值的手段。

值得注意的是，根据专利审查指南的规定，专利权人对其专利权提出的无效宣告请求规定了还应遵守以下规定：

1、专利权人只能请求宣告其专利权部分无效，而不能请求宣告其专利权全部无效。

此条规定的目的是防止无效程序的滥用，避免浪费社会资源及审查资源。因为，专利权本是专利权人的独占权，申请的目的是保护权利人的利益，若专利权人先进行专利申请，授权后，又请求宣告专利权全部无效，明显有违专利申请的初衷，且会耗费大量的社会资源和审查资源。当然，与其它民事权利一样，专利权人对其享有的专利权具有处分的自由，此条规定只是在无效程序中的限定，并不意味着专利权不能放弃，专利权人若要放弃专利权，只需消极的缴纳专利年费即可，在保障专权利人利益的前提下，最大程度的实现程序节约。

2、专利权人所提交的证据必须是公开出版物，而不能是其他类型的证据。

无效宣告请求中，新颖性和创造性是最常见的理由。而破坏新颖性和创造性的证据除了公开出版物，还包括使用公开或者以其他方式公开。其中，公开出版物的确定性较高，易于辨别真伪，而其它方式的公开，以目前的审查手段，难以准确判断真伪。若允许专利权人采用出版物公开以外的证据，例如，专利权人声称在申请日之前已经公开销售过等，对于这种“自损”的行为，专利复审委员会通常会予以支持。这样一来，对于存在权属纠纷的专利权而言，很有可能会损害真正专利权人的利益。这与专利制度的目的是不一致的，因而将无效证据限定为公开出版物是有利于从实质上保护专利权人利益的。

3、专利权为共有专利权的，无效宣告请求只能由全体专利权人共同提出，而不能由其中一个或者部分专利权人提出。

由于无效宣告程序直接关系着专利权的维持和灭失，在没有明确约定的情况下，共有专利权人的权利是平等的，若允许部分共有专利权人擅自行使无效宣告请求权，则极有可能造成造成其他共有专利权人的损失，其实是允许对其它共有权利人的无效宣告请求权的侵犯，从而为共有专利权人之间的恶意损害提供支持。因此，规定无效宣告请求只能由全体共有专利权人共同提出是有必要的。

综上，现行专利制度下对专利权人自提无效宣告请求的资格的保留，以及对自提无效宣告请求的限定，为专利权人最大程度的维护自己的利益提供了一种可操作的手段。从微观上来讲，在意思自治的前提下，在某些情况下，通过这种“有限的自我攻击”，可在竞争者之前对可能的风险进行控制，并提高专利价值。从宏观上来讲，专利权的稳定性提高，对于提高专利质量，鼓励发明创造有这积极的作用，这也与专利制度的宗旨一致。