从审查意见反观专利申请文件的撰写技巧

作者：钟扬飞 专利代理人

一、前言

2016年12月，国家知识产权局印发了《专利质量提升工程实施方案》，对提高专利申请质量、专利代理质量、专利审查质量等作了重点部署。专利申请文件撰写作为专利申请质量的重要一环，其水平直接关系到高质量专利的产生。专利申请文件的撰写质量不仅影响专利申请授权前景，还关系到专利权人能否顺利维权以及抵御竞争对手。在撰写实践中，无论是专利申请人一方，还是专利代理机构一方都或多或少存在一些问题，影响了专利申请文件的撰写质量。本文旨在从审查意见出发，探讨专利申请文件的撰写技巧，提高专利申请文件的撰写质量。

二、专利申请文件的撰写技巧

1、关于缺乏 “创造性”的应对。

（1）从权利要求1的撰写入手

总所周知，审查意见中出现最频繁的就是缺乏“创造性”，这也是影响专利最终无法授权的主要因素。通常，因为发明人提供的方案本身创造性不高，进而导致最终专利因缺乏创造性而无法授权。那作为专利代理人，如何在新申请撰写阶段尽量让专利申请文件富有创造性呢?

示例

方案内容：观众在观看直播视频时，向主播赠送的礼物可以是实时打开摄像头拍摄的画面。

权利要求概要：

步骤一：接收触发指令；

步骤二：根据触发指令开启图像采集硬件；

步骤三：通过图像采集硬件进行虚拟资源的采集，并将采集的虚拟资源发送给指定终端。

审查意见：

上述权利要求不具备创造性。即时通信软件app（微信、QQ）等均具备接收触发指令（相当于步骤一），然后打开摄像头（相当于步骤二），进行图像采集，将采集的图像发送给对方或者将采集的图像的一部分截图发送给对方（相当于步骤三）。

很显然，权利要求1的保护范围较大，是一个不限应用场景的方案。这种情况下，审查员很容易找到将该方案应用于即时聊天场景、游戏场景的对比文件。

所以在撰写类似具备应用场景的申请文件时，需考虑脱离应用场景时该方案是否仍具备创造性，而不是盲目对可以适用于其他场景的方案均进行上位。对于上述示例，如果将权1方案与直播场景的方案结合起来，例如步骤一写成“在直播视频播放过程中，接收实时图像采集的触发指令”。将方案与实施场景结合起来，虽不敢保证可以克服创造性的问题，但是对于提高权利要求1的创造性具有显著的作用。

（2）从背景技术的撰写入手

权利要求1的方案是否具备创造性，很大程度上也与所要解决的技术问题相关。根据所要解决的技术问题，才能判断出区别技术特征是否属于公知常识或者常规技术手段。

示例

背景技术

当观众对主播很有兴趣时，可以向主播赠送电子礼物等虚拟资源，主播接收虚拟资源后，直播间对赠送给该主播的虚拟礼物进行展示，从而更好的实现用户之间的互动。

然而，目前用户之间的交互中，虚拟资源均是预先设置好的，用户只能在预先设置的虚拟资源中进行选择，即只能以现有的虚拟资源进行发送分享，而现有的虚拟资源形式不够丰富，且无法实现虚拟资源的自定义，大大影响了用户参与的积极性。

根据上述背景技术的记载，该示例要解决的技术问题是：现有的虚拟资源形式不够丰富，且无法实现虚拟资源的自定义，大大影响了用户参与的积极性。

首先，现有技术的缺陷是无法实现虚拟资源自定义，则该技术问题已经披露了权利要求1的发明点，“进行虚拟资源自定义”。现有技术无法实现自定义，所以虚拟资源不够丰富，影响了用户积极性，而本申请进行了虚拟资源的自定义，可以让虚拟资源更加丰富，提高用户的积极性。由此，审查员从主观上会觉得本申请的方案是容易想到的，影响创新性的判判断。

现有技术中观众向主播赠送虚拟资源，虚拟资源均是预先设置好的，用户只能在预先设置的虚拟资源中进行选择。很显然，如果配置的虚拟资源素材种类较多，将会增大客户端的占用空间，以及下载客户端的流量成本。由此，权利要求1要求解决的技术问题可以是“如何实现客户端的轻量化”。面对如何实现客户端的轻量化这个技术问题，本申请进行虚拟资源自定义并非是容易想到的。

由此可见，为了使专利申请文件更富有创造性，应避免从背景技术中得到启示，并且解决的技术问题从技术层面进行描述会使方案显得更具备创造性。

2、关于“修改超范围”的应对。

对于发送端和接收端均存在改进的方案，通常权利要求书包含两套方法权利要求，一套从发送端侧撰写，一套从接收端侧撰写，改进较大的一套权利要求放在前面，另一套权利要求放在后面。在说明书的撰写过程中，通常做法是对第一套权利要求详细展开，另一套权利要求进行简单描述。

示例

说明书内容：

前面10页详细阐述：发送方如何进行虚拟资源的生成和发送。

后面2页简单阐述，接收方如何进行虚拟资源接收及显示。

该示例中，自定义虚拟资源的生成方案属于发明点，说明书前10页主要描述发送方如何生成虚拟资源。对接收方如何进行虚拟资源接收未详细展开，也没有体现出与发送方之间方案的关联。

为了克服创造性的问题，通常我们会对权利要求书进行修改，在权利要求书中加入说明书记载的一些技术特征。由于第一套权利要求在说明书中有详细的展开描述，容易找到合适的区别技术特征。但是对于第二套权利要求，说明书并非详细展开，也未记载存在上述区别技术特征，这种情况下，将该区别技术特征加入第二套权利要求书中就可能出现修改超范围的问题。

为了应对上述可能出现修改超范围的问题，在第二套权利要求对应的说明书中，例如可以加入“接收方可以是与上述实施例中发送方对应的接收方，虚拟资源可以是上述实施例中的发送方生成的，虚拟资源的生成过程可以参照上述实施例”。由此为后续第二套权利要求的修改提供了修改依据，避免在审查意见答复阶段出现修改超范围的问题。

三、总结

在专利申请文件的撰写过程中，应该“瞻前顾后”。“前”是指了解现有技术，避免盲目上位，影响新颖性、创造性；“后”是指为后续答复审查意见做准备，能够让修改有迹可循。尽量在专利申请文件的撰写阶段，就为后续审查、无效、诉讼等环节做好铺垫，撰写出高质量的申请文件。