发布时间: 2018-02-06
作者：吕锋锋博士 专利代理人
发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。与新颖性的“单独对比”原则不同，审查创造性时，允许将一份或多份现有技术中的不同技术内容结合在一起对发明的技术方案进行评判。但不同的技术内容是否能结合，如何结合，需要慎重考虑。
《专利审查指南》中规定了创造性中突出的实质性特点的审查基准，即采用“三步法”来判断，“三步法”的最终目的是判断要求保护的技术方案相对于现有技术而言是否是显而易见的。三步法具体是指：1）确定最接近的现有技术；2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。而第3）步的判断标准是需要确定现有技术整体上是否对最接近的现有技术存在某种技术启示，即现有技术是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使得本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
下面通过一个具体案例来讨论创造性评价中不同技术内容之间的“结合启示”问题。让我们看一看当面对多篇对比文件时，创造性的小船是不是说翻就翻？
案例-《可植入糊剂及其用途》（下文中称为发明1）
权利要求1：可植入糊剂，其包含：
(a) 具有0.5-45 μm的粒度分布的生物活性玻璃粉末，其量为生物活性玻璃的总重量的10-30 wt%；
(b) 具有100-4000 μm的粒度分布的生物活性玻璃颗粒，其量为生物活性玻璃的总重量的90-70 wt%；和
由甘油、聚乙二醇和无机物组成的基质。
对比文件1公开了一种油灰组合物，其包含聚乙二醇、甘油以及生物活性玻璃（粒径为50-425 μm）。即对比文件1公开了具有与上述权利要求1中记载的玻璃粉末以及基质均相似的油灰组合物，但是其不含有小粒径（0.5-45 μm的粒度分布）的生物活性玻璃粉末。
对比文件2公开了具有抗菌作用的生物活性玻璃。对比文件2是一篇期刊文章，其为了科研目的而直接测定了几种不同粒径大小的生物活性玻璃粉末的抗菌活性，发现称为S53P4的生物活性玻璃（粒径≤45 um）具有一定的抗菌活性。
审查员认为发明1相对于对比文件1的区别技术特征在于：发明1的糊剂组合物包含一定量的小粒径的生物活性玻璃粉末。然而，该区别技术特征已被对比文件2公开。因此，发明1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。
下面我们就按照三步法对发明1的显而易见性进行分析：
第一步，确定最接近的现有技术。如审查员所确定的，对比文件1公开的特征最多，其是最接近的现有技术。
第二步，确定区别技术特征和发明1实际解决的技术问题。首先，确定区别技术特征。发明1包含小粒径（0.5-45 μm的粒度分布）的生物活性玻璃粉末，而对比文件1没有该特征。接着，确定发明1实际解决的技术问题。基于最接近的现有技术与发明1的区别技术特征，可以清晰地看到发明1实际解决的技术问题是提供一种具有抗菌活性的具备上述基质的可植入糊剂。
第三步，判断发明1对于本领域技术人员而言是否是显而易见。本发明人发现，当单独使用时，无论其粒径如何，生物活性玻璃都具有抗菌作用；但是当包含在具有上述基质的可植入糊剂中时，只有小颗粒（粒径为0.5-45 μm）的生物活性玻璃才能保持其抗菌作用。
对比文件1和对比文件2都没有提及小粒径的生物活性玻璃能够在可植入糊剂中使用并使之具有抗菌作用。因此，当面临发明1要解决的技术问题，即提供具有抗菌活性的基于上述基质且适合骨移植领域的可植入糊剂组合物时，基于对比文件1和对比文件2的教导，本领域技术人员不可能想到将对比文件2的小粒径生物活性玻璃应用到对比文件1的油灰组合物中，更不能预见到这种应用能够获得具有抗菌活性的可植入糊剂。因此，现有技术没有提供将小粒径（0.5-45 μm的粒度分布）的生物活性玻璃粉末用于对比文件1的油灰组合物从而获得可植入糊剂的技术启示。即发明1对于本领域技术人员而言不是显而易见的。
申请人依据上述理由进行了意见陈述，说服了审查员，目前该案已授权。
该案具有一定的典型性。在现阶段的审查中，审查员通常会检索多篇对比文件，然后指出区别技术特征已经被公开，所审查的发明相对于现有技术的结合不具备创造性。对于这样的审查意见，申请人应重点关注审查员所指定的区别技术特征是否正确，该区别技术特征是否真的被公开。再次，也是最重要的，即使现有技术公开了该区别技术特征，申请人还应该思考不同现有技术的结合是否存在技术启示？没有技术启示，没有相关教导，本领域技术人员就不会有动机来结合现有技术。
总之，不要让（思维的）贫穷限制了你的（专业）想象能力。多篇对比文件的组合不可怕，创造性的小船不是说翻就翻。让我们稳稳地基于“三步法”，见招拆招吧！
