发布时间: 2018-02-05
作者：王艺涵 专利代理人
分案申请是专利审查中常见的一类专利申请。通常，分案申请被认为是为了解决申请的单一性问题而提出的。
根据《专利法实施细则》第四十二条的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以提出分案申请。
根据《审查指南》的规定，申请人可以在收到专利局对原申请发出的授权通知书之日起的两个月期限届满之前的任何时间提出分案申请，需要注意的是，即使申请人在两个月期限届满之前提前办理了办登手续，仍可根据上述规定在办登之后、两个月期限届满之前提出分案申请。对于审查期间视撤的申请，需要在办理恢复权利手续之后才能提出分案申请。对于被驳回的申请，自申请人收到驳回决定的三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请。复审及后续的行政诉讼期间，申请人也可提出分案申请。
对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的， 不得分案。
但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。
有关单一性、分案申请的相关规定在《专利法实施细则》与审查指南中的出镜率不高，使其看起来平淡无奇，地位远不如新颖性、创造性那般能够制造出跌宕起伏的剧情。然而，笔者日前遇到了一系列分案申请却有点儿颠覆常规，剧情复杂离奇。
请随笔者细细品味~
母案（以下称为97案）
母案（97案）衍生出子案（以下称为03案）
子案（03案）衍生出孙子案（以下称为老06案）
孙子案（老06案）衍生出三件曾孙子案（以下称为新06案）
看到了吗？一件早在97年诞生的申请，在近十年内繁衍生息，儿孙满堂。在孙子案、曾孙子案诞生时，原始的母案早就授权了，说好的时限呢？说好的再次提出的分案申请提交时母案要处于pending状态呢？
这时，细心的观众可能会说，是不是基于缺乏单一性的缺陷而被动分案呢？笔者带着强烈的好奇一探究竟，然而，经过查询审查档案，这一系列申请从来！没有！收到过！任何！缺乏单一性的通知书！
那么这些孙子宝宝们是怎么来的呢？有没有法条给予合理的解释呢？笔者开始追溯2006年以前的《审查指南》的演变……
《审查指南（1993年版）》
未提及再次主动分案时机，实践中以该分案所依据的母案的状态为基础
《审查指南（2001年版）》
同上
《审查指南（2006年版）》
再次主动分案的递交时间仍应当根据原申请审核
《审查指南（2001年版）》
同上
可以看到，在2006年前，《审查指南》对于再次主动分案时机并未进行严格的限制，实践中，只要分案所依据的母案处于pending状态，就可分案。以此类推，子又生孙，孙又生子，子子孙孙无穷尽也。
而修订后的2006年版《审查指南》带来了此分案制度的重大变化，即，再次主动提出分案申请的递交时间必须满足原始申请（即第一次提交的申请）未结案的条件。
也就是说，适用于2006年以前版本的《审查指南》规定的专利申请，其分案的依据是根据该分案所依据的母案的状态来决定，而非原始申请的状态。
没错，此时轮到《施行修订后审查指南的过渡办法》登场~
根据国家知识产权局令第三十八号，修订后的《审查指南》自2006年7月1日起施行，2001年10月18日公布施行的《审查指南》同时废止。对于2006年7月1日之后（含当日，下同）提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，适用修订后的《审查指南》的规定；2006年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除以下规定的事项之外，自2006年7月1日起也适用修订后的《审查指南》的规定。
也就是说，2006年7月1日是分案审查制度的重要分水岭，此日前后，天壤之别。
再来看看我们的儿孙满堂分案的繁衍过程：
重点来了——大家族中最后一代分案（新06分案）的提交日为2006年6月30日！！！申请人定是在仔细研究了《审查指南》修订版后，为了不浪费分案规定宽松的最后机会，从刚提交不久的老06案提取技术点，在修订版施行前一天提交了主动分案，轻松获得三件授权专利。申请人的做法可谓用心良苦，“心机”颇深。
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故事讲完了，大伙儿会发现现如今的分案申请可不是你想分，想分就能分的。能否另辟蹊径设计分案呢？
首先，基于现行专利法、《审查指南》的规定，主动分案的递交时间必须满足原始申请未结案的条件。申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。在此法规约束下，很难在规定的期限内对分案申请再次提出分案申请。
不过，法规给申请人留了一条出路——被动分案，即，按照审查员的审查意见提出分案申请。并且，依照现行专利法、《审查指南》的规定，上述被动分案的提交时间不受原始申请的状态限制，即，即便原始申请并非处于“pending”状态，例如授权、驳回，也能够在审查员发出过指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的情况下，分案，或针对分案申请再次提出分案申请。
看来“单一性缺陷的审查意见通知书”犹如尚方宝剑一般的存在，赐予申请人分案的“特权”。为了在被动分案之路上寻求一线生机，申请人需要挖空心思精心设计“诱饵”，来诱导审查员发出缺乏单一性的通知书，此通知书在手，申请人可以大胆的想分就分了。
申请人如此费劲心机制造分案，分案申请绝不仅是为了解决缺乏单一性缺陷的简单存在。分案申请有何妙用？
（1）弥补撰写失误、完善权利要求的保护范围
申请文件存在：说明书的技术方案未写入权利要求中、权利要求的保护范围过小等失误。在主动修改期限后，申请人很难通过主动修改权利要求来弥补。
在答复审查意见通知书后，发现独立权利要求记载了非必要技术特征。然而，根据《审查指南》的规定，答复审查意见通知书时，即使在修改不超范围的情况下，也不允许主动删除独立权利要求中的技术特征。
上述让申请人头疼的问题如何解决？既想早日授权，又想扩大保护范围，如何兼得？让分案申请来打破尴尬。
由于法规并未禁止申请人为了扩大保护范围而提出分案，申请人可以另行提出分案，以争取更完善的保护范围。
（2）寻求不同审查结果
当申请人就创造性等问题与审查员存在分歧而难以说服审查员时，申请人可提出分案申请，通过不同审查员可能对审查标准把握的不同，获得不同的审查结果。
当然，也不能一言不合就分案，因为再次主动分案的递交时间必须满足原始申请未结案的条件。
（3）给对手挖坑
前文提到的“单一性缺陷的审查意见通知书”可谓挖坑利器。交母案后，即使母案的部分权利要求获得授权不用着急申请分案，申请人可手握此利器观望等待竞争对手的技术落入母案公开文本的权利要求中，此时再提交分案申请保护这部分权利要求，这对掉坑里的竞争对手来说是一万点伤害了。
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说了这么多，是不是觉得看似平凡的分案申请其实心机重、套路深？更多分案申请的作用在等待机智的你去发现。在新创性的博弈中，老司机们也可以把分案申请玩的非常6~
