浅谈日本专利驳回决定不服审判中的授权

作者；金丹 专利代理人

在介绍日本专利驳回决定不服审判制度中的专利授权之前，首先让我们了解一下与之相关的中国专利复审程序。

根据中国专利法，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以在规定的期限内向专利复审委员会请求复审。审查员应当对专利复审委员会转送的复审请求书进行前置审查，并在收到转交的案卷之后作出前置审查意见书，该前置审查意见书随案卷转送专利复审委员会，由专利复审委员会作出复审决定。

在上述复审程序中，无论前置审查中给出何种意见，均需要由专利复审委员会作出复审决定。如果专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后，原审查员应当对专利申请进行继续审查。只是，审查员在继续审查过程中，不得以同一事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定。

当然，审查员在可以以不同理由和证据再次发出审查意见通知书或作出驳回决定。

因此，无论复审决定是否撤销专利局的驳回决定，专利复审委员会均无权直接对案件作出授予专利权的决定。

●在日本专利驳回决定不服审判中，根据审理情况，可以直接作出授权专利权的决定。

根据日本审查制度，专利申请人对专利厅发出的针对专利申请的驳回决定不服的，可以在规定的期限内向日本专利厅审判部提出驳回决定不服审判请求，而在驳回决定不服审判请求的审查、审理过程中，如下情况可以直接被授权专利权。

一、前置审查中的专利授权：

根据日本专利审查制度，请求人提出驳回决定不服审判请求同时对申请文件进行了修改，那么在进入合议组进行审理之前，需要原审查员再次进行审查（前置审查）。

经前置审查，若审查员取消了原驳回决定，但还不能作出授权专利权的决定时，审查员会制作前置审查报告，根据不同情况也可发出拒绝理由通知书。

经前置审查，若审查员发现原驳回决定的理由已被解决，且并没有发现其他驳回理由时，则不需要经过合议组审理（作出判决决定），而直接取消原驳回决定，并作出授权专利权的决定。

其中，前置审查中原驳回决定的理由被解决时，不需要经过合议组审理，因此，前置审查实质上仍属于专利审查程序。

二、专利不服审判中的专利授权：

请求人提出驳回决定不服审判请求时没有对申请文件进行修改、或者经过前置审查作出维持原驳回决定的前置报告时，将进入合议组进行审理。

经合议组审理时主要可分为如下三种情况：

（一）经合议组审理，判定为维持审查员的驳回决定时：

通知审理终结并判决审判理由不成立，若请求人对上述判决不服时可向知识产权高级法院提起诉讼。

（二）经合议组审理，若发现与原驳回决定不同的拒绝理由时，则发出拒绝理由通知书。

针对上述拒绝理由通知书的答复情况可分为：

1、经请求人答复，拒绝理由未被解决时，通知审理终结并判决审判理由不成立，若请求人对上述判决不服时可向知识产权高级法院提起诉讼。

2、经请求人答复，拒绝理由已被解决时，通知审理终结并判决审判理由成立，同时作出授权专利权的决定。

（三）经合议组审理，未发现新的拒绝理由时，通知审理终结并判决审判理由成立，同时作出授权专利权的决定。

三、相较于中国专利复审，日本专利驳回决定不服审判中的授权的意义在于:

（一）中国专利复审中的前置审查阶段无法直接进行授权，即便驳回理由已被解决，依然需要专利复审委员会作出复审决定，之后原审查员再对专利申请进行继续审查，因此审查时间较长。

日本专利驳回决定不服审判请求的案件中，大部分会在驳回决定之后对申请文件进行修改，从而通过前置审查能够减少审判员的案件处理量。

尤其是通过修改后在前置审查阶段直接作授权专利权的决定的案件，因原审查员更了解案件情况，能够迅速解决问题，节省的审判资源，同时也能够使专利申请尽快获得授权。

但是，请求人提出驳回决定不服审判请求时没有对申请文件进行修改，仅进行争辩的情况下，不会进行前置审查。如此，虽然可以节省审查时间，请求人也会因此失去再次争辩的机会。

（二）中国专利申请复审中，当专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后，需要返回原审查员处对专利申请进行继续审查，若发现与前次驳回理由不同的驳回理由，则可能再次发出审查意见通知书或作出驳回决定。最终授权有时可能还需要较长的时间。

但是在日本专利驳回决定不服审判中，当进入合议组进行审理时，若判决审判理由成立，可以直接作出授权专利权的决定，能够大幅缩短审判时间。

总结：

由于中国与日本在专利复审/审判请求时也存在一定区别，因此，不可说上述日本专利驳回决定不服审判中的授权制度更优于中国专利复审程序。例如：

中国的职能分配明确，专利复审委员会仅可进行判决，只有专利局可以作出授予专利权的决定。并且中国复审程序中对申请文件的修改范围相对较宽，而复审委基本仅针对驳回决定进行审查，因此修改后的权利要求也可能会存在其他不予授权的理由，因此，需要进一步审查，从这个角度考虑，中国专利复审制度也是很合理的。

相对于此，日本驳回决定不服审判时，可修改的范围较小，经修改后不会过于偏离原权利要求的保护范围。另外，在审判阶段审查员的职权范围较大，会对非驳回理由外的内容进行审查，因此为了缩短审查、审理时间，在审判中进行授权也具有相应的道理。

综上所述，并不能说某个国家的审查制度更为优越，因每个国家的专利审查制度是根据案件的情况、国情等各方面因素而制定的，具有各自的特点。

作为代理人，只需要充分利用每个国家的专利制度的特点，为专利申请人争取最有利的保护范围同时提高授权率。