专利权评价报告对专利维权的影响

作者：盛晓颖 律师、专利代理人

在我国，由于实用新型专利与外观设计专利仅通过形式审查即被授权，不需要进行实质审查，因此为了评估已授权实用新型专利与外观设计专利的稳定性，权利人或利害关系人可以向国家知识产权局申请针对该实用新型专利或是外观设计专利的专利权评价报告。

一.专利权评价报告的作用

首先，专利权评价报告并不是一份具有严格法律效力的文书，因为专利权评价报告的结论并不确定专利的效力，专利的效力是通过专利无效程序确定的。也就是说，无论专利权评价报告的结论为有专利性还是没有专利性，在没有经过专利无效程序时，该篇专利仍然是有效的，其结论也同样并不能代表之后可能有的专利无效的一定会有相同的结果。

虽然如此，然而在实践中，专利权评价报告却被一定程度地认可并使用。

1.行政执法

在寻求行政救济时，很可能需要专利权评价报告，根据《专利行政执法办法》第十一条的规定“请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当提交请求书及下列证明材料：…（二）专利权有效的证明，即专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据。专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，管理专利工作的部门可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告（实用新型专利检索报告）。…”

2.专利侵权诉讼

在专利侵权诉讼中，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（下称《若干规定》）第八条规定“对申请日在2009年10月1日前（不含该日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告；对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”，因此虽然专利权评价报告不是权利人或利害关系人起诉的必备条件，但在法院要求提供时，还是必须要提供的。

另外，在诉讼中专利权评价报告具有阻止案件中止的作用，《若干规定》第九条规定“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；……”

3.知识产权海关备案

在进行知识产权海关备案时，如备案实用新型专利或是外观设计专利，就必须要提供专利权评价报告。

4.电商平台

在电商平台上进行维权时，也常需要提供专利权评价报告。例如在淘宝网投诉侵犯外观设计专利权时，会要求请求人上传外观设计专利证书以及专利权评价报告。

正是由于专利权评价报告在实践中的作用，权利人或利害关系人在维权前常考虑先做一个专利权评价报告。然而，需要注意的是，专利权评价报告同样会对维权带来风险。

二.专利权评价报告带来的维权风险

在申请专利权评价报告时，很难预测其结论，当专利权评价报告的结论不利于权利人或是利害关系人时，反而会因为专利权评价报告带来维权阻碍。

1.专利权评价报告难以救济

权利人或利害关系人对于专利权评价报告的结论不服，很难得到救济。

首先，根据《审查指南》规定，专利权评价报告只能做一次，针对专利局已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利提出的专利权评价报告请求的，视为未提出。

其次，专利权评价报告虽然是专利局作出的，但并不属于行政决定，无法针对专利权评价报告提出行政复议或是行政诉讼。

最后，根据《审查指南》的规定，对于专利权评价报告的救济只有一种，“请求人认为专利权评价报告存在需要更正的错误的，可以请求更正”。可更正的内容包括“(1) 著录项目信息或文字错误；(2) 作出专利权评价报告的程序错误；(3) 法律适用明显错误；(4) 结论所依据的事实认定明显错误；(5) 其他应当更正的错误。”需要注意的是，这里载明的可更正的内容中涉及实体问题的，包括法律适用错误以及事实认定错误都附加了形容词“明显”。更正程序启动后，将组成三人复核组，对原专利权评价报告进行复核。针对专利权评价报告，一般只允许提出一次更正请求，但对于复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告，请求人可以再次提出更正请求。由此可看出，即使有更正程序，但更正程序的适用条件仍然较为苛刻。

笔者认为，从理论上还存在另一种救济方式，即可以由专利权人或是其他人以与专利权评价报告相同的证据以及理由提起专利无效，如通过无效程序最终维持专利有效，则能有力驳斥专利权评价报告的结论。当然，专利无效是有风险的，尤其是在涉及类似创造性这种争议较大的问题时。

有人将专利权评价报告类比作发明专利中的实质审查，然而从权利权评价报告的救济来看，专利权评价报告对权利人要求更为严苛。

2.结论不利的评价报告阻碍维权

上文的第一部分中阐述了专利权评价报告的作用，那么当专利权评价报告不利时，可能有多少作用就带来了多少阻碍。

当权利人或利害关系人对于不利的专利权评价报告切实有理由说明其结论不恰当，然而又难以得到救济时，维权就陷入了两难的境地。

首先，通过电商平台或是知识产权海关备案进行维权就困难了，专利权评价报告是必须提供的文件，无法回避。

其次，虽然仍然可寻求行政或诉讼保护，但风险增大，由于可能发生中止诉讼造成了诉讼成本大大增大。在海口琼山来宝塑料回收加工厂（下称琼山公司）等诉海口市知识产权局、第三人海南南宝塑料制品有限责任公司（下称南宝公司）撤销行政处罚纠纷一案(2015海中法行初字第171号)中，第三人南宝公司为涉案实用新型专利的专利权人，在请求被告海口知识产权局处理原告琼山公司等侵权行为前，已获得国家知识产权局对涉案专利作出了否定性的专利权评价报告，但并未向被告提交。法院认为在南宝公司未告知对涉案专利已存在否定性的专利权评价报告的前提下，被告即认定原告存在侵犯第三人专利权的行为，故被告作出的《专利侵权纠纷处罚决定书》的程序不合法。

再次，自力救济风险增大。发送侵权警告函时，尤其是向经销商发送时，需要进一步审慎用词，以及提供充分信息。

最后，增大了启动专利无效程序的几率。根据《专利法实施细则》第五十七条以及《审查指南》规定，国家知识产权局在作出专利权评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。竞争对手无法申请专利权评价报告，然而一旦专利权评价报告作出，竞争对手则可查阅复制，可能进一步发起专利无效程序。

三.小结

专利权评价报告是一把双刃剑，作为律师应仔细向当事人说明其中的利害关系以及对维权的影响，从而以便客户判断是否申请专利权评价报告。

一旦作出的专利权评价报告的结论不利，应仔细分析其内容，判断专利切实的稳定性，针对性地做好救济或是之后维权准备。