发布时间: 2017-10-12
作者：李宜 流程业务管理部经理
优先权期限在专利实务中是一个较为重要的期限。如果申请人想以一项在先的国家申请作为优先权提交一项国际申请，但是又错过了自在先申请日起12个月享受优先权的期限，是否还能恢复这个优先权呢？
答案是可以的。 申请人可在国际阶段提出恢复优先权的请求，或在国家阶段提出恢复优先权的请求。
根据自2007年4月1日生效的《专利合作条约实施细则》的修改，如果国际申请是在自优先权期限届满后2个月内提出，允许申请人在优先权期限【即超过了自在先申请的申请日起12个月这个期限（《专利合作条约实施细则》2.4）】之后恢复优先权。
（A） 在国际阶段提出恢复优先权的请求
《专利合作条约实施细则》第26条之二.3 “受理局（RO）对优先权的恢复”
对申请人而言，在刚刚进入国际阶段时向受理局（RO）提出恢复优先权的请求将比较有利，因为受理局（RO）的决定将对后面很多指定国发生效力。需要注意的是，如果不能满足以下提到的一些条件及步骤【（1）~（7）】，在任何情况、任何一个受理局（RO），优先权都将不可能得到恢复。
（1） 该国际申请必须是在2007年4月1日（新细则发生效力的日期）或之后提交的。
（2） 接受申请的受理局（RO）必须没有依《专利合作条约》26条之二.3（j）做出该本国法与《专利合作条约》26条之二.3（a）－（i）不符的声明，如果有这样的抵触，在这些国家或政府间组织优先权将得不到恢复。如果你申请时通常选择的受理局（RO）是上述受理局（RO）之一，你可以选择允许恢复优先权的国际局（IB）作为你的受理局（RO/IB）。然而即使你在上述受理局（RO）进行了申请，受理局（RO）也可能根据《专利合作条约实施细则》19.4（a）（iii）的程序，将申请送达RO/IB。
另外，即使某受理局（RO）通知了国际局（IB），《专利合作条约实施细则》第26条之二.3与其国家法不符，根据《专利合作条约实施细则》第26条之二.2（c）（iii）的规定，如果国际申请自优先权期限届满后2个月之内提出的，该优先权都不会被视为未提出，该款适用于所有受理局（RO）。而且该在先申请的申请日将作为在国际阶段计算期限的基础。
（3） 根据受理局适用的不同标准，以下标准必须满足其一才能恢复优先权：
a） 尽管已采取了适当的注意，但仍未能在优先权期限内提交国际申请（“合理理由”due care）；或
b） 未能在优先权期限内提交国际申请是非故意的（“非故意”unintentional）。
注意，如果申请人要求，有些受理局（RO）将同时适用以上两条标准，先适用“合理理由due care”标准，再适用更为宽松的“非故意unintentional”标准。
如果条件（1）和（2）都满足了，并且申请人认为条件（3）也能够满足，那么在适用的情况下，申请人必须按照以下的步骤进行：
（4） 对恢复优先权的请求（以下称“恢复请求”）必须在优先权期限届满之日起2个月内向受理局（RO）提出。如果与国际申请同时提交，最好通过从2007年4月1日起使用的请求书中专门为此目的设立的第Ⅵ栏“优先权”提出。如果单独提交，则可以通过信件方式提出请求（无专门表格）。
（5） 恢复请求必须有一份解释为何国际申请未在优先权期限内提出的说明作为补充。此说明应当指明所涉及的每一个在先申请的申请日，在先申请号以及国家、世贸组织成员、地区专利局或受理局的名称或双字母代码。对每个涉及的在先申请，申请人都应阐明未能在优先权期限能提交国际申请的原因【《专利合作条约实施细则》第26条之二.3（a），3（b）（ii）】。
（6） 有些受理局（RO）可能要求缴纳一定费用，该费用应在优先权期限届满后2个月内缴纳【《专利合作条约实施细则》第26条之二.3（e）】。（*截止2017年8月17日最新的费用可参见网址http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html）
（7） 有些受理局（RO）会要求在合理的期限内提供声明或者其他证据来支持原因说明【《专利合作条约实施细则》第26条之二.3（f）】。这些材料最好能与恢复请求一起向受理局（RO）提交。
请注意，如果申请人按照《专利合作条约》第21条2（b）要求了提前公开，则提交恢复请求以及费用（如果有费用的话）的期限可能会在优先权期限届满后2个月之前截止。这种情况下，恢复请求以及费用应在国际公布的技术准备完成之前提交【《专利合作条约实施细则》第26条之二.3（e）】。
受理局（RO）必须认为其适用的标准得到满足，优先权才能恢复。当受理局（RO）对恢复请求作出某个决定后，会将这个决定以及做出该决定的评判标准通知申请人以及国际局（IB）【《专利合作条约实施细则》第26条之二.3（h）（iii）】。必须注意到，即使受理局（RO）恢复了优先权，也不能保证该优先权在国家阶段一定有效。（详见以下关于指定局的细节）
☛《专利合作条约实施细则》第49条之三.1“受理局（RO）恢复优先权的效力”
（1） 当受理局（RO）已经恢复了优先权：
原则上，受理局（RO）对优先权的恢复应对所有指定局（DO）有发生效力，但由指定局（DO）在一定范围内的复查也是允许的。受理局（RO）的决定是否在某个指定国发生效力取决于以下几点：
（a） 该指定局（DO）是否已经通知国际局（IB）其本国法与国际《专利合作条约实施细则》第49条之三.1不符，如果是通知了国际局（IB）该情况的国家局或政府间组织，将不接受受理局（RO）做出的决定；
（b） 对于所有其他的指定局（DO），决定是否生效将取决于受理局（RO）恢复优先权时采用的评判标准：
•根据《专利合作条约实施细则》第49条之三.1（c）和（d），任何以“合理理由due care”标准做出的优先权恢复对所有这些指定局（DO）都将发生效力。
•如果指定局（DO）的本国法适用“非故意unintentional”，或是从申请人的角度来看更为有利的评判标准，那么根据《专利合作条约实施细则》第49条之三.1（c）和（d），任何以“非故意unintentional”标准做出的优先权恢复对这些指定局都将发生效力。
*（截止2017年8月17日各指定局（DO）的可接受优先权恢复的理由（“合理理由due care”和/或“非故意unintentional”）可参见网址http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html。）
（2） 当受理局（RO）已经拒绝了恢复优先权的请求：
任何指定国都将不受该决定的约束，并且可以认为提交至受理局（RO）的恢复优先权的请求，是按照《专利合作条约实施细则》第49条之三2（a）向该指定局（DO）提交的。前面也提到过，即使受理局（RO）拒绝恢复优先权，该优先权在国际阶段也不会被视为未提出（见《专利合作条约实施细则》第26条之二.2（c）（iii））。
（B） 在国家阶段提出恢复优先权的请求
《专利合作条约实施细则》第49条之三.2“指定局对优先权的恢复”
根据《专利合作条约实施细则》第49条之三.2，国际申请的申请日是在自优先权期限届满之日后，但是在届满日起两个月内的，根据申请人的请求，如果指定局（DO）认为满足了他所适用的恢复优先权的标准，可以恢复该优先权。在以下几种情况下，申请人可能较在国际阶段，更愿意在国家阶段提出恢复优先权的请求：
(i)如果受理局（RO）已经声明其本国法与《专利合作条约实施细则》第26条之二.3不符，而该国际申请又没有依据《专利合作条约实施细则》19.4传送给国际局，让国际局作为受理局。
(ii)如果受理局（RO）拒绝恢复优先权恢复的请求，或
(iii)如果仅由于在国际阶段没有提交优先权恢复的请求。
如果要在指定局（DO）对优先权进行恢复，必须满足以下要求及步骤：
（1） 国际申请必须是在2007年4月1日或以后提交的，或者，国际申请是在2007年4月1日前提交的，但按《专利合作条约》第22条（1）的行为必须在2007年4月1或之后实施的。
（2） 恢复请求必须在根据《专利合作条约》22条规定的可适用的时间起一个月内向指定局提出。如前面所述，即使受理局（RO）拒绝恢复优先权，优先权要求仍然在申请中，并且未恢复的优先权日期将作为该国际申请计算期限的基础，其中包括依《专利合作条约》22条规定的期限。
（3） 恢复请求中应当对国际申请未在优先权期限内提出说明合理的原因，在该指定局（DO）适用的情况下，同时提交任何声明或者其他证据，以及费用。
（4） 如果指定局（DO）认为所提交的理由符合他所采取的评判标准，将会恢复优先权。
（5） 如果指定局（DO）是某个已经通知国际局（IB）其本国法与《专利合作条约实施细则》第49条之三.2不符的国家或政府间组织3，在该指定局，优先权将得不到恢复。
免责声明：
**以上均来自http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pct/FAQ/gjjdcjwt/200804/t20080411_374664.html; 相关的PCT规定对应2007年4月1日生效的《专利合作条约实施细则》的修改。实务中如有最新PCT条约修改的，请以最新PCT条约规定为准。
**以上对应2007年4月1日生效的《专利合作条约实施细则》的修改，主要包括以下几点：
1） 《专利合作条约实施细则》第26条之二.3 “受理局（RO）对优先权的恢复”；
2） 《专利合作条约实施细则》第49条之三.1“受理局（RO）恢复优先权的效力”；
3）《专利合作条约实施细则》第49条之三.2“指定局对优先权的恢复”。
