发布时间: 2017-09-14
作者：金景花 资深专利代理人
所谓“二次概括”是指申请人在修改申请文件时，对申请文件主要是权利要求中的技术特征进行一定程度的概括而得到的在原申请文件中没有明确文字记载的内容。由于这种概括在原申请文件中没有明确文字记载，因此，在专利审查过程中容易被审查员认为“修改超范围”。
在专利申请过程中，增加或者替换权利要求中的技术特征是申请人为了克服审查意见通知书所指出的缺陷所做出的常见的修改方式，但是如果仅仅将实施例中记载的技术特征原文不动的记载到权利要求中，就会得到一个保护范围比较窄的权利要求，这显然对申请人是非常不利的。但是，也正是因为这种修改仅仅将实施例中记载的技术特征原文不动的记载到权利要求中，所以容易被审查员接受，对于这种原文不动的修改，基本上没有争议。
由于上述的原文不动的修改会得到一个保护范围非常窄的权利要求，所以申请人往往将实施例的一些技术特征进行一定程度的概括也就是进行“二次概括”后记载到权利要求中，这种修改方式在实际的专利申请过程中是非常普遍的。但是，正因为这种二次概括在原申请文件中没有明确文字记载，因此，在专利审查过程中容易被审查员认为“修改超范围”。关于这种二次概括而得到的修改能不能根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，多有争议。
专利法第三十三条中规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
而在审查指南第二部分第八章5.2.1.1中规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
结合上述专利法第三十三条的规定，上述审查指南的规定可以理解为：对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
也就是说，“二次概括”的内容只要是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，则应被接受。所谓“直接地、毫无疑义地确定”，通常体现在从原始的申请文件中可以唯一确定得出，并且要求修改后的技术方案与原始记载的内容相比，除了能够表示出原始记载的技术方案以外不再含有其他的意思表述或者存在着歧义，否则的话，这种修改将被视为“修改超范围”。
下面，将通过一个具体案例针对申请人对申请文件中的技术特征进行二次概括的这一类常见的修改方式能否从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定进行分析，从而更好地理解和把握专利法第三十三条的实质。
具体案例：
申请号为941109127；
发明名称为“辊式磨机”。
在本专利原始公开文本的说明书中记载了三个实施例，第一个实施例为“在上下机壳（7）、（8）之间的连接螺钉上装有弹性机构（2），并装有调节螺钉（9），当有过大的杂铁等不可粉碎的物料进入时，由于上下机壳（7）、（8）之间的调节螺钉（9）的调节以及弹性机构（2）的弹性作用，迫使下机壳（8）下移并偏转，使得磨辊（12）与磨盘（10）之间的间隙增大而通过，而不会出现卡死现象。同时，弹性机构（2）还迫使磨辊（12）向磨盘（10）施加压力”；第二个实施例为“磨辊（12）通过铰链装在支架（4）上，并在两者之间装有弹性装置，使磨辊（12）在一定范围内摆动，并具有一定弹性，并使磨辊（12）向磨盘（10）施加压力”；第三个实施例为“在支架（4）和磨辊（12）之间的主轴（6）上装有弹性机构，这样可使支架（4）在主轴（6）上作轴向移动和具有一定的弹性，并可以使磨辊（12）向磨盘（10）施加压力”。
关于上述专利，无效宣告请求人向专利复审委员会提出了无效宣告请求，提出权利要求1中的技术特征“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条。
专利复审委员会在第7581号决定中认为：本专利授权公告文本的权利要求书和说明书中记载有“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”的文字表述，而在原公开文本的权利要求书和说明书中均未有这样的文字表述。但在本专利公开文本记载的三个实施例中磨辊均在弹性机构的弹性力作用下向磨盘施加压力。调节螺钉可以调节磨辊与磨盘之间的间隙为一预置间隙，以适应不同粒度大小的物料进入磨合面并磨碎；当辊式磨机处于正常工作状态时，磨辊与磨盘之间存在有均匀的物料，在物料粒度大于预置间隙时，磨辊在上述弹性力作用下压在物料上，物料压在磨盘上，此时磨盘的磨面与磨辊之间存在的间隙大于预置间隙；当辊式磨机处于非正常工作状态时，即当有粒度过大的杂铁等不可粉碎的物料进入磨合面时，由于该物料的进入将克服上述弹性力而迫使下机壳下移并偏转，从而使得物料通过而不会出现卡死现象，此时由于下机壳的下移或偏转，而在磨辊与物料之间存在瞬间较大的间隙。综上，磨辊与磨盘之间的间隙既可以通过调节螺钉来主动调节，也可以根据物料的粒度大小通过位于上、下机壳之间的弹性机构所产生的弹性力而使下机壳下移并偏转而发生相对移动，或者通过位于磨辊与支架之间的弹性装置所产生的弹性力使磨辊在一定范围内摆动，或者通过装在支架和磨辊之间的主轴上的弹性机构所产生的弹性力迫使磨辊下移来被动调节磨盘的磨面与磨辊之间的间隙。显然，“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”是本专利原公开文本的权利要求书和说明书中能够直接地、毫无疑义地导出的内容，并未超出原说明书和权利要求书记载的范围。
专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院均不支持无效请求人的上述无效理由。
从上述具体案例可以看出，虽然修改后的内容并未直接在原始申请文件中记载，但是本领域技术人员能够通过理解申请文件的技术内容，直接地、毫无疑义地确定修改后的技术方案，那么这种“二次概括”的实质还是客观反映原始申请文件的技术内容，并未超出原申请文件的记载。
因此，在修改申请文件的时候，在准确客观地理解发明的基础上利用原始申请文件中隐含公开的技术信息以及可以从原申请文件中直接毫无疑义确定的技术信息进行合理的概括，从而有效地保护申请人的专利。
