也谈专利实践中的“得不到说明书支持”

作者：王宇航 专利代理人

在专利实践中，审查员常常援引《专利法》第26条第4款，认为“权利要求书得不到说明书的支持”。根据笔者对所处理案件的统计，近期非新创性问题的审查意见通知书中有23%左右存在这一问题。因此，了解可能“得不到说明书的支持”的各种情况，对于申请人合理限定专利申请的保护范围并最终使该专利申请获得授权至关重要。

《专利法》第26条第4款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”其中，“权利要求书应当以说明书为依据”这一规定在审查意见通知书中作为未满足授权条件而提出时，通常也被称为是“权利要求书得不到说明书的支持”。

对此，《专利审查指南》第二部分第二章给出了进一步的解释：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。”可见，若要权利要求“得到”说明书的支持，则须权利要求请求保护的技术方案可以从说明书所记载的内容中直接得到，或者可以从说明书所公开的一个或多个具体实施例中概括得出。为了使权利要求获得更大的保护范围，多数情况下，申请人在撰写权利要求时会从说明书记载的具体实施例中概括得出权利要求。那么，审查员在审查此类案件时，就会判断这些概括是否合理。

对于权利要求概括是否合理的判断，《专利审查指南》第二部分第二章也给出了具体的解释说明：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。”可见，如果一项权利要求所要求保护的技术方案中涵盖了说明书充分公开的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式，且这些方式都能够解决相同的技术问题，并具有相同或相近的技术效果，则该权利要求的概括是合理的。但是，如果申请人所概括的权利要求请求保护的技术方案中存在不能解决技术问题的方案，则显然该概括是不合理的。

通常，审查员与申请人对于“得不到说明书支持”问题的争论，多是基于上位概括或并列选择方式概括范围过宽、或实施例太少无法有力支撑权利要求请求保护的技术方案。但是，笔者在实践中还遇到了另一种“得不到说明书支持”的情况，即，审查员从说明书所记载的技术问题出发结合实施例来判断一项权利要求是否得到说明书的支持。

下面将基于一个典型案例来讨论由于说明书中所记载的技术问题撰写不当而导致独立权利要求得不到说明书支持的情况。

为方便叙述及理解，将案例简化如下：

权利要求1：一种固定装置，包括固定框架及与固定框架一体成型的固定元件X，该固定元件X能够插入装置A，以将装置A固定。

权利要求7：根据权利要求1所述的固定装置，还包括一减震件Y。

对于此案，审查员在审查意见通知书中指出，说明书中“背景技术”及“技术内容”部分都明确记载了：该申请所要解决的技术问题是如何同时兼顾装置A的固定和减震效果；而解决该技术问题所采用的技术手段的改进主要在于固定元件X和减震件Y，从而实现固定、减震效果的兼顾。显然，权利要求1概括的保护范围涵盖了过大的范围，其包含了不具有“减震件Y”的技术方案，而本领域技术人员有理由怀疑，上述技术方案不能解决兼顾固定、减震效果的技术问题，因此权利要求1得不到说明书的支持。

申请人经过大量比对与仔细分析，发现本案的权利要求1所要求保护的技术方案作为一种改进的固定装置，与最接近的对比文件相比具有新颖性和创造性，亦即，固定装置中的固定元件X本身存在一定的创新性改进，从而使得该权利要求1在新颖性和创造性方面基本没有问题，理论上应该能够得到合理的保护；但是全文中从背景技术到最终的实施例均主张该改进的装置A具有兼顾固定和减震的技术效果，并且具体实施方式部分列举的若干实施例中，均包含了“固定元件X”和“减震件Y”这两个技术特征，而无法找到任何关于仅通过该“固定元件X”来改进固定装置从而实现较佳固定的实施例或效果描述，因此在面临得不到说明书支持的质疑时，局面变得非常被动。

为了给该技术方案争取保护，在答复审查意见通知书时，申请人试图分析了权利要求1请求保护的技术方案在新颖性和创造性方面的优势，提出权利要求1请求保护的技术方案实际解决的技术问题是如何更好地使装置A固定，而采用“减震件Y”是进一步优化的技术方案，兼具固定和减震是更优的技术效果，并主张权利要求1可以得到说明书的支持。

但是，上述说理并没有获得审查员的支持。由于说明书中多处明确记载，本发明所要解决的技术问题就是兼顾装置A的固定和减震效果，而没有一处单独提出“如何更好地使装置A固定”这一技术问题，同时也没有任何具体实施例给出了未包括减震件Y的技术方案，因此申请人根据权利要求1所概括的技术方案重新确定的技术问题无法体现该发明的本意和初衷，不能作为判断依据。最后，该案不得不将包括减震件Y的技术特征并入独立权利要求1，此修改无疑大大缩限了该专利的保护范围。

对于本案原独立权利要求请求保护的技术方案在具有新创性的情况下未获得授权一事，笔者深感惋惜，如果撰写时技术问题、发明目的等的描述能够分别诸项地或者递进地加以表述，很可能就能够避免上述问题。

可见，在撰写专利文件过程中，需要理清思路、清醒地认识到说明书与权利要求书之间一脉相承的关系，避免不当地合并和概述所要解决的技术问题和效果，合理把握实施例的撰写层次，用审查的标准预先判断申请文件是否符合授权标准，尽可能地保护申请人本应该能够合理获得的权益。