美国专利申请之IDS实操点滴

发布时间: 2017-06-29

作者：李夏溦 隆天知识产权代理有限公司流程业务管理部

众所周知，美国专利法细则（37 C.F.R）1.56款规定，每一个在美国申请的专利，其相关人员（包括申请人、发明人、代理人等）都有义务向美国专利局披露与自己递交的专利相关的信息，即提交信息披露声明（Information Disclosure Statement，简称IDS），此法律义务从新申请阶段开始直到证书颁发或放弃申请时结束。随着我国在美国专利申请量的增多，申请人如何履行好这一法律义务，目前已成为许多当事人在探讨的主题。今日，笔者就作业实践中的点滴经验，谈谈美国专利申请提交之后，如何准备向美国专利局（USPTO）提交IDS文件。

美国专利法对于IDS的定义范围较广，要求当事人提交其所掌握的“所有与其专利申请中要求保护的实质内容相关的信息（i.e. Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability）”。

一、在实践中，在美国新申请提交之后，作为IDS提交的常见文件有以下几类：

1. 其相关申请的国家专利局发出的检索报告/审查意见/授权通知等官文中引用的对比文件，这些文件既可以是专利文献也可以是公开出版的非专利性文献；

2. 申请人自行知悉、且与审查中的权利要求有相关性的信息和文献；包括发现有任何出现了被认为和专利申请有相关信息的非相关申请官文引用的文献文章；看似不重要的非发明点，也可以和本领域现有技术相结合成为可评价专利性的重要信息。

3．非英文对比文件的英译文。

专利局的官文中也会引用各国公开出版的各类文件甚至一些网络文章。美国专利法对于非英文非专利文献有明确的规定。除非提供全文翻译，否则要求提供相关内容的精准解释。（i.e.For non-English documents that are cited, the following must be provided:(a) A concise explanation of the relevance, as it is presently understood by the individual designated in 37 CFR 1.56(c) most knowledgeable about the content of the information, unless a complete translation is provided。）

考虑到翻译工作的时间成本和经济成本，在实际作业中往往会选择翻译文章中与本申请相关的部分作为IDS递交。

二、哪些IDS文件可以不提交

通常情况下，美国专利申请的同族专利涉及国家数量越多，IDS的递交频率就会相应增多。申请人在履行法律义务的同时，也需要控制申请成本。所以需要注意的是，并不是凡新获取的相关申请官文及引用文件必须悉数递交。以下几种情况则无需递交：

1. 美国申请过程中，已经作为IDS递交过的引用文件，无需重复递交。

2. 美国专利局发出的Office Action中被美国审查员引用的文件，无需作为IDS递交。

3. 美国专利申请过程中，和已被删除或撤销的权利要求相关的引用文件，无需作为IDS递交。

4. 美国申请在其续案时（如有），母案阶段已经递交过的文件，无需再次递交。

5. 美国专利的临时申请，不需要履行IDS义务。

三．关于IDS表格（PTO/SB/08a）的填写

除了引用文件的准备，一份完整的IDS文件还需要准确填写美国专利局指定表格PTO/SB/08a。该表格可从美国专利局官网下载。表格分为五大部分。

1. 美国专利申请信息

此部分需要填写美国申请的申请号、申请日、第一发明人姓名、Art Unit、美国审查员姓名及代理所案号。