对嵌套型权利要求的探讨

作者：张瑞兴 专利代理人

《专利法》第三十一条对于单一性进行了规定，即一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。依据该法条的规定，在专利申请文件撰写过程中，通过合理的运用单一性原则，可以在一件专利申请的权利要求书中包含多个不同的独立权利要求，从而能够最大化的扩展技术方案的保护范围。

《专利审查指南》第二部分第六章第二节中示例了属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求可以撰写的六种方式，其中之一为：不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或方法的同类独立权利要求。即权利要求书中可以包括属于一个总的发明构思的两项以上产品或方法的独立权利要求。例如，情形一：一件专利申请中所要保护的两项以上的产品或方法具有一个或多个相应的特定技术特征，且所要保护的两项以上的产品或方法为并列关系；情形二，一件专利申请中所要保护的两项以上的产品或方法具有一个或多个相应的特定技术特征，且所要保护的两项以上的产品或方法为包含关系（大产品包含小产品或整体方法包含局部方法），即嵌套型权利要求。

本文主要针对上述嵌套型权利要求进行探讨。举例而言，节气门是用来控制空气进入发动机引擎的一道可控阀门，是发动机总成的一个重要组件；一项关于“节气门”的发明创造符合专利授权要求，并能够被授予专利权。一件关于该发明创造的专利申请，其主题为“节气门、发动机总成以及车辆”，其权利要求书的包含多项嵌套的独立权利要求：

1、一种节气门，其特征在于，包括特征X。

2、一种发动机总成，其特征在于，包括如权利要求1所述的节气门。

3、一种物流输运车，其特征在于，包括如权利要求2所述的发动机总成。

4、一种物流供应系统，包括如权利要求3所述的物流输运车。

其中，特征X使节气门本身具备新顾性和创造性。

依据现有《专利审查指南》规定及实践经验，由于特征X使节气门本身具备新顾性和创造性，因此对于采用该节气门的所有产品而言，特征X都是对现有技术作出贡献的技术特征，可以认定为“特定技术特征”，因此可以得出上述独立权利要求之间具备单一性的结论，进而可以得出要求保护的所有产品也都具备新颖性和创造性的结论。

上述撰写方式主要有如下优点：

例如，“大产品”相关权利要求容易取得专利授权。根据实践经验，只要对节气门的改进具备新颖性和创造性，则“一人得道，鸡犬升天”，所有采用该节气门的产品均具备新颖性和创造性。因此，只要节气门能够被授予专利权，则发动机总成、物流输运车、物流供应系统均会比较容易的获得授权。

再例如，可以对“大产品”进行更加全面的保护。《专利法》第十一条规定了对于产品专利的五种侵权行为，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品。如果仅设置了节气门相关的权利要求，则在发动机总成中配置节气门的侵权行为属于“使用专利产品”行为；如果同时设置了“发动机总成”相关的权利要求，则在发动机总成中配置节气门的侵权行为属于“使用专利产品”行为以及“制造专利产品行为”；即侵权行为的性质可以更为广泛。

但上述撰写方式也存在争议之处：

例如，“小产品”是否确实对“大产品”的新颖性和创造性做出贡献。举例而言，将上述例子权利要求1中的进气门换为一种新的螺栓，具有能够便于拧动该螺栓的端部结构；其他权利要求主题不变。对螺栓本身而言，上述改进已经相当显著，因而改进的螺栓具备新颖性和创造性，能够被授予专利权。然而，这并不意味着采用谈螺栓的物流输运车也必然具有新颖性和创造性，因为就要求保护的物流输运车整体而占，螺栓所起到的作用仅仅是将有关零部件组装在一起，相对于整个汽车而言是十分琐细的细节技术，是否有助于确立该物流输运车本身的新颖性和创造性是难以确定的。因此，申请人能否就可以不受限制的一路拓展下去，对所有采用该小产品的大产品均进行专利保护，应当有一定的限度，该限度如何确定是有待探讨的。

再例如，可能存在“巧取豪夺”之嫌。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定“侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素台理确定赔偿数额”。这一规定的本意在于说明，侵犯零部件专利权的，侵权赔偿数不能按照采用该零部件的另一产品所获得的整个利润来计算，否则专利保护就成了“巧取豪夺”。但如果专利权利人就“另一产品”，即上述的“大产品”本身也获得了专利权，则难以适用于该规定；即，是按照零部件还是按照另一产品确定侵权赔偿数存在争议。因此，判断上述撰写方式是否属于“巧取豪夺”，应当是要有一定的标准，该标准如何确定是有待探讨的。

此外，上述撰写方式还存在一些易忽略之处：

例如，可能存在缺少必要技术特征或公开不充分的情况。举例而言，“节气门”作为发动机总成的一个重要组成部分，在上述权利要求2的技术方案中，当“节气门”这一组成部分发生变化时，可能影响发动机总成的结构及工作原理，此时发动机总成的其他组成部分对应的也可能存在部分适应性的改变，所以此时在权利要求书中只存在“所述发动机总成包括所述的节气门”这样的描述也可能存在不清楚的问题。因此，在撰写包含关系的多项产品（大产品包括小产品）权利要求时，应考虑在大产品中替换小产品时，大产品中的其他部件是否进行适应性调整，以避免缺少必要技术特征或不清楚的情况。在说明书的撰写中，应对包含小产品的大产品的工作原理、结构或组成等进行完整、详细的解释和说明，必要时添加附图，以避免公开不充分的情况发生。

综上所述，笔者认为，在对包含两项以上存在嵌套关系的产品/方法的独立权利要求进行权利要求书布局时，不能简单的认为授权是理所当然的，也不应简单的对“大产品”进行罗列，而应当进行深入的思考。