发布时间: 2017-05-11
作者：金辉 专利代理人
日本《专利法》采用的是“先申请原则（先願主義）”，申请人往往急于提交申请，从而存在最初的说明书、权利要求书以及附图并不完美情况。也为了确保在审查过程中，即使发现了一些否定发明的新颖性、创造性的证据时，也能通过对权利要求的补正而获得专利权。因此，需要对说明书、权利要求书以及附图进行补正。而补正的前提是，如果后来追加了原申请时的说明书等中不包括的内容，则违反了“先申请原则”，因而不能被接受。
但是，如果不限定补正时机而自由补正的话，则会造成手续混乱、申请处理的延迟等，因此需要规定能够补正的时机（时机要件）；另外，为了确保快速获取专利权以及确保申请处理的公平性、申请人和第三者的平衡，需要规定能够补正的范围（实体要件）。因此，日本《专利法》第十七条之二具体规定了能够对说明书、权利要求书以及附图（以下称为说明书等）进行补正的时机和范围。
1. 补正的时机要件
申请人在以下①~⑤中任意时机可对说明书等进行补正。
①自申请至专利授权的副本送达前（但，初次收到驳回理由通知后除外）
②最初的驳回理由通知的指定期限内
③收到驳回理由通知书后的根据第48条之7的规定的通知
④最后的驳回理由通知的指定期限内
⑤驳回决定不服审判的请求的同时
⑥驳回决定不服审判中的驳回理由通知的指定期间
2. 补正的实体要件
申请人在满足实体要件的范围内可对说明书等进行补正。实体要件根据补正时机的不同而不同，具体如下。
2.1第一次审查结果送达至之前
从专利申请到接受到审查员发出的最初的驳回理由前的期间内，可对说明书等进行补正。
此时，对补正的限定较小，不能增加新的事项*即可。
例如，补正A。
*新的事项，日语“新規事項”，意为”在申请书中最初的说明书、权利要求的范围或附图中没有明确记载的事项，即使从这些记载中也不能清楚知道的事项”，类似于中国的修改超范围。
2.2最初的驳回理由通知的指定期限
审查员在驳回理由通知中指定了供申请人提出意见书的期限。该指定期限通常为，对居住在日本的申请人为60日，对居住在外国的申请人为3个月。在该指定期限内可对说明书等进行补正。
此时，补正被限定为，用于消除驳回理由的对权利要求的减缩或对说明书等误记的订正，不能增加新的事项，不能改变发明的特定技术特征。
例如，补正A+B。
2.3 收到最初的驳回理由通知后，第48条之7的通知的指定期限
申请人需要在知晓文献中记载了想要获取专利权的发明相关的发明时，必须要在说明书中记载该文献的信息。当审查员认为申请人怠慢上述规定时，就会发出通知。在该通知中指定了可提出意见书的期限。在该指定期限内可对说明书等进行补正。
此时，补正被限定为，应在说明书中追加记载有相关发明的文献的信息，不能增加新的事项。
2.4最后的驳回理由通知的指定期限
存在审查员发出标有“最后”的驳回理由通知。在该驳回理由通知中，指定了可提出意见书的期限。在该指定期限内可对说明书等进行补正。
但是，此时的对权利要求的补正，除了禁止增加新的事项外，还有进一步的限制。即，此时的对权利要求的补正被限定为只能以如下目的进行修改：
权利要求的删除
权利要求的限定的减缩，例如，补正A+（B的缩限）
误记的订正
对驳回理由通知中指出的不清楚记载的说明
而且，对权利要求的限定的减缩的补正，必须使修改后的权利要求所记载的发明满足新颖性、创造性等要件（独立特许要件）。
需要注意的是，审查员将会驳回如下补正：
对说明书、权利要求以及附图追加了新的事项的补正
针对上述目的以外的权利要求的补正
以权利要求的限定的减缩为目的、但不满足独立特许要件的补正
因此，在收到最后的驳回理由通知后，不允许权利要求的扩大等大幅度的补正。如果需要大幅度的补正，申请人应该考虑分案申请。
2.5提出驳回决定不服审判的请求的同时
在提出驳回决定不服审判的请求的同时，可进行说明书等的补正。但是，此时的补正与最后的驳回理由通知的指定期限中的补正一样，受到相同的限制。不适当的补正将会被审查员或法官驳回。
2.6驳回决定不服审判中的驳回理由通知的指定期间
在驳回决定不服审判中，有可能会收到法官或审查员发出的驳回理由通知。在用于提出意见书的指定期限内，可对说明书等进行补正。驳回理由通知可以是最初的驳回理由通知，也可以是最后的驳回理由通知，此时的补正与最初或最后的驳回理由通知的指定期限中的限制相同。不适当的补正将会被审查员或法官驳回。
3. 补正的驳回
如果在针对“最后的驳回理由通知”应答的补正不满足补正的限制时，审查员将驳回补正（《专利法》第53条第1项）。
对于在针对第二次之后的驳回理由通知的应答的补正不适当的情况下，如果成为了专利申请的驳回理由，则再次通知该补正不适当的驳回理由，针对该驳回理由通知可进一步进行补正，因此需要对进一步补正后的权利要求再次审查。为了避免这种情况的发生，针对第二次审查以后通知的“最后的驳回理由通知”的应答的补正不适当时，将驳回该补正，这就是设置该法条53的意图。
以下①~④中任一情况下，补正将被驳回：
①追加了新的事项的补正（违反第17条之2第3项）
②改变了发明的特定技术特征的补正（违反第17条之2第4项）
③目的外的补正（违反第17条之2第5项）
④不满足独立特许要件的补正（违反第17条之2第6项）
3.1追加了新的事项的补正（违反第17条之2第3项）
针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，在如下（1）或（2）情况下，将会被认为是“追加了新的事项的补正”，从而被驳回。
（1）新追加了新的事项的补正
（2）包含了在“最后的驳回理由通知”中指出的新的事项的补正
3.2改变了发明的特定技术特征的补正（违反第17条之2第4项）
针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，在如下（1）或（2）情况下，将会被认为是“改变了发明的特定技术特征的补正”，从而被驳回。
（1）追加新改变了特定技术特征的发明的补正
（2）包含改变了在“最后的驳回理由通知”中指出的特定技术特征的发明的补正
3.3目的外的补正（违反第17条之2第5项）
针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，在如下（1）~（4）中任一情况下，将会被认为是“目的外的补正”，从而被驳回。
（1）权利要求的删除
（2）权利要求的限定的减缩
（3）误记的订正
（4）对驳回理由通知中指出的不清楚记载的说明
3.4不满足独立特许要件的补正（违反第17条之2第6项）
针对“最后的驳回理由通知”的应答的补正，在如下（1）或（2）情况下，将会被认为是“不满足独立特许要件的补正”，从而被驳回。
（1）对于补正后的权利要求，消除了针对补正前的权利要求而通知的驳回理由，但针对补正后的发明，发现了基于如下规定的新的驳回理由的情况
（2）对于补正后的权利要求，基于在之前的“最后的驳回理由通知”中指出的基于如下规定的驳回理由仍然未被消除的情况
关于在判断权利要求所涉及的发明是否能够独立获得专利权时所适用的规定，具体如下：
（a）发明的该当性以及产业上的可利用性（第29条第1项柱书）
（b）新颖性（第29条第1项）
（c）创造性（第29条第2项）
（d）扩大在先申请（第29条之2，类似于中国的抵触申请）
（e）不授予专利权的情况（第32条）
（f）记载要件（第36条第4项第1号以及第6项第1号至第3号，类似于中国《专利法》26条第4款）
