商标转让和商标许可之当“转让”遇见“许可”

作者：朱悦 律师、专利代理人

引子：

在《商标转让和商标许可之常见疑问概答》中，笔者就商标转让和商标许可的基础性内容作了概要说明。虽然在商标事务中，商标转让和商标许可是分别进行的，但商标本身伴随着商业贸易，商标的转让和许可量从一定程度上也反应出商业的活跃度。在瞬息万变的商战中，商标转让和商标许可很可能相继发生，因此本文，笔者将讨论当“转让”遇见“许可”时，各方如何在法律框架内保护自己的商标。

笔者草绘下图，依每个箭头方向简要论述：

一、 商标注册人转让商标→受让人→其他受让人

商标转让是指商标专用权转让，是商标注册人依法定程序，将商标专用权转让给他方的行为，即商标的所有权从商标注册人（转让人）名下转移至他方（受让人）名下，转让完成后，受让人为该商标的所有人，对该商标享有占有、使用、收益、处分的权利。如果受让人在获得商标专用权后，欲将该商标再转让给其他受让人，则无需再经过原转让人的授权，受让人已经当然可以自行处分已经在其名下的商标。

二、 商标注册人许可使用→被许可人→其他被许可人

结合《常见疑问概答》，笔者不再赘述商标许可的流程，但就再许可问题，笔者再作进一步分析，根据《商标使用许可合同备案办法》第八条之规定：“商标注册人通过被许可人许可第三方使用其注册商标的，其商标使用许可合同中应当含有允许被许可人许可第三方使用的内容或者出具相应的授权书。”可见，在商标注册人授权的前提下，被许可人可以将其所获许可的商标再许可给其他被许可人使用。我国《商标法》第四十三条中对被许可人的义务有规定：“被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。”，若该商标被再许可，则其他被许可人应与被许可人尽到同样义务——依照《商标法》第四十三条之规定，保证该注册商标的商品质量。

笔者曾谈到商标使用许可分为：独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可。是否这三种类型的许可方式，都可以被再许可呢？答案是否定的。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条中对上述三个类别有明确的解释：

独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标——即除了唯一的被许可人，包括在商标注册人在内的任何人都不使用该商标。因此，商标注册人不得将该商标许可给他人使用，被许可人亦不得将该商标再许可给他人使用。

排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标——即除商标注册人、唯一被许可人外，任何他方都不使用该商标。因此，如独占许可一样，商标注册人不得将该商标许可给他人使用，被许可人亦不得将该商标再许可给他人使用。

普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标——即除商标注册人、唯一被许可人外，商标注册人还可以将该商标许可给其他被许可人，被许可人亦可在商标注册人授权的前提下，将该商标再许可。

因此，只有普通使用许可的被许可人，在商标注册人的授权下，才可以再许可他人使用该商标。

承接《常见疑问概答》中，关于商标使用许可是否应向商标局备案之讨论，笔者认为：从被许可人保护自身利益的角度，被许可人（特别是独占许可和排他许可的被许可人）应要求许可人向商标局报备该商标使用许可。例如，笔者所在的隆天律师事务所代理的“毕加索”商标许可合同纠纷案，该案曾入选 “2015年中国法院十大知识产权案件”【案号：（2014）沪高民三（知）终字第117号】或为其中的典型。通过该案，笔者认为，在司法实践中：（1）提前终止商标许可合同备案，不等于该商标许可合同已被解除。商标使用许可提前终止后备案后，其商标许可合同的继续履行视为未备案，因此不得对抗善意第三人。（2）在后商标使用许可合同相对人明知商标权人和在先商标使用许可合同相对人未解除在先商标独占使用许可合同，仍和商标权人签订许可合同导致先后两个独占许可合同的许可期间存在重叠的，在后合同并非无效，但在后商标使用许可合同相对人不属于善意第三人，不能依据在后合同获得商标的许可使用权，在先取得的独占许可使用权可以对抗在后的商标使用许可合同关系。

分析该案例：

首先，笔者认为提前终止商标许可合同的备案是否不等同于该商标许可合同已被解除需因个案而论，备案具有公示公信力，其实在保护被许可人和第三人的利益，是一种了解商标许可状况、保障交易安全的有效手段。如本案中，该商标许可合同从未经备案，笔者认为应尊重民事双方的自愿原则，被许可人主动放弃用于对抗善意第三人的备案制度，亦是其选择。究本案，不知许可方和在先被许可方向商标局提交提前终止备案申请的理由为何，但就第三人来说，第三人看到的法律程序是该许可使用合同备案已提前终止（不是自然终止），按常理推断，可以理解为该商标许可合同可能已被解除，但仍需进行核实确认后，进而第三人再就商标使用许可事宜决定是否与商标注册人磋商。其次，笔者强调，就法律风险和被许可人的维权成本而言，与其事后判断第三人是否善意、是否因商标注册人与第三方签订并备案了商标使用许可合同而给在先被许可人造成损失后，再去追究商标注册人的违约之责，被许可人应主动拿起法律的武器切实通过商标许可备案制度来保护自己的切身利益，这同样也是对不特定人公示的最有效方法。假使之后出现商标维权、海关进出口等事宜，有一份《商标使用许可合同备案通知书》在手，对被许可人来说，也是一份保障。

三、 商标注册人先将商标转让给受让人，后又将该商标许可给他人

根据我国《商标法》第四十二条第四款之规定：“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。当商标转让完成后，受让人当然享有商标专用权，转让人已无权将该商标许可给他人使用。

但在递交商标转让申请至商标转让完成公告之间，有近一年的期间，实际上商标专用权仍在转让人名下。如在该期间内，商标注册人又与他人签订了商标许可使用合同，笔者认为，根据我国《合同法》第五十四条之相关规定：“一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，是对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销”。所谓欺诈，就是故意隐瞒真实情况或者故意告知对方虚假的情况，欺骗对方，诱使对方做出错误的意思表示而与之订立合同。被许可人可就许可人在订立许可合同时存在欺诈行为，从而使被许可人产生了错误的认识，违背了被许可人的真实意思，因此被许可人可向人民法院或仲裁机构请求撤销该许可合同。

四、 商标注册人先将商标许可给被许可人使用，后又在许可期内将该商标转让

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条之规定：“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外”。可见，若无特别约定，商标的转让不影响被许可人在许可期内对商标的合法使用。

就受让人来说，在决定受让商标前，应做好尽职调查。如果该商标存在在先已经生效的许可合同，需评估该许可合同是否会对受让人的商标使用产生影响，从而决定是否继续受让商标，或与商标注册人协商是否可解除已经生效的许可合同、商标受让金额等事宜。

就商标注册人来说，作为转让人，为避免事后被追究违约之责，其应对受让人就商标情况充分告知。作为许可人，如果其已经有转让商标之意向，应在与被许可人签订许可合同时向被许可人告知，争取在商标使用许可合同中增加许可人可解除合同的条件。

就被许可人来说，被许可商标被转让是潜在的商业风险，因为受让人很可能不知晓被许可人的存在，从而将该商标许可给他人使用。虽然最高人民法院的司法解释站在被许可人方，但商标使用许可一次最多10年，当被许可人将品牌扩大之时，也已几乎到了权利用尽之日，为他人作嫁衣裳，被许可人需三思。退一步说，即使受让人知晓被许可人的存在，受让人也很有可能不愿意将该商标继续许可给被许可人使用，或通过其他方式来停止被许可人对商标的实际使用。因此，在被许可人签订许可合同时，应与许可人就如果发生商标转让事宜之后续进行约定。

根据《2015中国商标战略年度发展报告》显示，2015全年，商标局共签发商标注册申请233.90万件；《2016年度各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计表》显示，2015年12月16日至2016年12月15日，全国合计注册件数超过211.90万件。商标申请总量的大增会提高商标许可、转让等各项商标事务的活跃度。就两个汉字组成的文字商标来说，曾不止一个客户向笔者抱怨，现今的商标名字越来越难取，因为能想到的好听的、好看的都已经被注册，除了扩展汉字的字数以增加显著性，也有客户考虑向商标注册人购买商标。同时，在一些商标纠纷中，随着案件进展，各方当事人也会就商标许可问题进行协商，签署协议，从而达到各方共赢的结果。以上，笔者在商标许可、转让事务中的些许分析希望可以起到抛砖引玉的作用，也希望得到各方指正。